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一文看懂 国际商标注册的布局与保护

专利代理 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间：2020-11-06 15:02:46

海外商标注册的布局与保护
2020年BrandZ全球品牌价值100强发布，中国品牌有18家入榜。品牌商标的估值从哪里来，估值的基础是什么？
 
品牌与商标在某种程度上有对应关系：
 
一、为什么需要在海外注册商标并进行品牌保护? 
 
地域性是商标保护的特点之一，经批准或注册商标权只在该地区范围内有效，受到保护。如果希望在另一国受到保护，那么就需要获得该国的批准注册。 
 
品牌是企业参与海外市场竞争的利器，容易被他人有意或者无意予以抢先注册，也就是他人早于商标真正所有人申请注册其商标，以期获得经济利益的不正当竞争行为。特别是对于已经具有较高知名度和美誉度的国内品牌，其在海外被他人有意或者无意抢先抢注的现象比比皆是。
 
商标作为企业商誉的重要载体，一旦被抢注，企业将遭受巨大损失。抢注后有四种方式处理：通过法律程序将抢注商标撤销、和解谈判有偿转让、放弃相关市场、启动新商标注册。对于企业来讲都是一次煎熬。如果出现商标在海外被批量抢注的情况，国内企业进行国际维权绝非易事，时间成本和费用成本一般企业几乎无法承受。
 
处理商标抢注问题的难点如下：
 
1. 监控手段有限。除非企业建立了全球商标监视与检索系统，不然很难及时发现抢注商标信息。
 
2. 法律行动时间有限。有些国家的公告期非常短暂，例如：美国商标的公告期仅有30天。一旦错过公告阶段，打击抢注商标的难度将更大。
 
3. 证明抢注事实难度大。除了证明抢注人具有恶意、使用不正当手段、谋取不正当利益或者存在代理商/经销商关系，还需要提供被抢注商标自身具有相当影响力甚至达到驰名商标的状态。
 
4. 语言与法律体系理解差异。海外商标维权规定差别巨大，需要克服语言沟通障碍、文化理解障碍，法律体系、具体程序、法律术语内涵的差异。
 
5. 维权途径困难。作为企业，难以在短时间与多国律师楼建立信任和委托关系，不可能迅速了解各个国家律师楼维权策略是否得当、经验是否充足、信誉是否诚实可靠等。
 
6. 维权费用非常高昂。
 
7. 维权时间漫长。对于英美法系国家，争端解决机制十分复杂，长达数年的和解诉讼。
 
二、什么商标可以注册？哪些商标需要在海外注册？
 
企业在决定欲保护商标图样前，一定要充分关注与商标可注册性有关的注意事项，包括：合法性、显著性和在先性三个方面。例：各国商标违反禁止注册或使用的条款有哪些？各国对于缺乏显著性的认定标准和常见情形是什么？哪些图形要素与文字内容容易与在先商标特别是驰名商标构成冲突？哪些内容容易沦为通用名？
 
 
合法性，商标不得违反商标法中的一般性禁止规定。例：美国商标法规定的具有欺骗性的地名、侮辱或不道德的标记、歧视性或侮辱性语言等均不得注册和使用。
 
显著性，作为商标，在特定商品和服务上具有的识别能力和区别能力。以美国为例，按照受保护力度的不同，可将商标从弱到强分为五个等级：通用名称（general name）、描述名称（descriptive name）、暗示名称（suggestive name）、任意名称（arbitrary name）、臆造名称（fanciful name）。
 
国内企业在选择和设计商标时，除了考虑合法性和显著性外，还要注意避免侵犯他人现有的商标权、著作权、肖像权、商号权等在先权利或合法权益，否则也会导致商标注册和实际使用遭遇法律障碍。
 
选择商标时一定要远离世界驰名商标。一方面，世界驰名商标本身具有强大的排斥能力，如果申请商标与之近似，很容易被驳回；另一方面，国际知名公司对于旗下的驰名商标视为珍宝，大多都建立了严密的全球商标监测机制，防止他人申请易混淆和可能被淡化的商标。
 
 前期做好设计、分析、查询检索和评估工作，后期将会减少不必要的麻烦。
 
 
 
对于需要注册的商标图样，一切与申请人产生联系的符号都应该作为商标加以注册保护，特别是重点海外市场，更加不可或缺。
 
1.主商标，是指企业最主要使用的商标。例如：美的集团的“美的”商标。
 
2.产品商标，是指根据企业的规划，将特定商标用于某款产品或服务的商标。
 
3.型号商标，例如：手机型号、汽车型号都应该考虑作为商标加以注册。
 
4.企业商号，企业名称是区别不同市场主体的标志，其中商号部分是企业名称的核心和精髓。企业名称非常容易被其他主体以商标形式加以注册，引起企业商号权与商标权之间的纠纷。
 
5.公司简称，有的品牌名称比较长，消费者更喜欢称呼其简称，或者是以“品牌+产品”的形式出现。如果某种简称已经成为社会共识或者已经有了某种专属称呼的苗头，企业应加以注册。
 
6.商标译名，国内企业的文字商标绝大多数以中文和/或英文进行申请保护，但是对于海外非英语国家，仅凭英文商标不足以让消费者识别和记忆。选择当地语言文字，打造并注册本土化的商标。
 
7.广告宣传语，广告宣传语也是辨识产品服务来源的宝贵记忆符号。当某条广告宣传语长期同特定的商品或服务同时出现，经过大量、广泛的宣传推广活动，则该广告语与特定商品或服务之间就会建立起唯一关联关系，具备商标属性的识别功能。
 
三、商标需要在哪些地区进行注册保护？
 
海外注册申请商标的费用相对较高，申请人需要熟悉各个国家和地区的商标流程、所需时间和基本费用框架，在申请前做到心中有数。进行海外商标布局选定目标国时，综合考虑以下因素：
 
1、具有实际业务的地区。在这些地区保护相应的商标，是必不可少的，需要优先考虑并尽快落实。
 
2、即将投入使用或已尝试推广业务的地区。如果企业已在当地接洽代理商、经销商的，这些地区往往是商标被恶意抢注的多发地和重灾区，需要予以特别关注。
 
3、产品的制造地和转运地。这些地区，企业虽然不会将产品实际投入使用，但由于与产品生产与流转环节密切相关，特别是仿冒情况严重的国家，也是申请人商标注册的优先选择。
 
4、传统发达地区海外市场。美国、欧盟、日韩 等传统优势地区消费能力强，通常是世界各国出口企业的目的地国。
 
5、新兴地区市场。这些地区具有庞大的人口规模和相当数量的新兴中产阶级，具有较强的消费能力。
 
四、什么时候启动海外商标注册程序？
 
商标图样、商品服务内容和欲保护地区确定好后，启动注册程序越早越好。
 
申请日是决定相同近似商标是否能够注册的关键。对于初次申请的商标，可以利用《巴黎公约》规定的优先权原则，任何公约成员国的申请人，在向某一成员国首先提出商标注册申请后6 个月内，又向其他成员国提出同样申请的，其他成员国应以该申请人首次提出申请的日期为申请日，即享有优先权。
 
五、海外商标交给谁处理？
 
海外商标的保护内容、保护地区和启动注册时间确定后，将进入执行阶段，在海外商标保护过程中，通过目的地国律师事务所合作完成。
 
专业素质过硬、实战经验丰富、工作态度积极、收费良心合理的代理机构是企业考察的关键点。合作代理机构是否了解国内企业的思维模式、沟通方式、付费理念也至关重要。
 
 选择在具体委托事务上拥有核心竞争力和独立自主决定海外合作律师所的代理机构，也是保证专业水准和费用控制上的一个关键要素。在处理具体案件时，特别是一旦出现审查意见、驳回、诉讼等法律阻碍，是否能做到以国内委托人的利益为行动方向，立场不偏不倚、费用合理公道。
 
六、海外商标注册程序怎么执行？
 
海外商标注册过程中也不可避免会在个别地区发生审查意见、驳回等法律程序。一旦出现这些情况，代理机构需要及时和委托人沟通并提供必要的法律建议，对于一些比较复杂、棘手的案件，代理机构在出具法律意见前和处理具体案件过程中还需要和所在国的审查员进行沟通，争取最大机会克服法律程序阻碍。 
 
海外商标法律保护是一项复杂而专业的工作，入手容易，但做好做精、不出问题、不留遗憾却很难，仅凭申请人难以完全把控和处理。贸然委托代理机构提出注册申请会面临更高的费用成本、无尽的时间代价以及申请人难以承受的持久的风险和缺陷，将海外商标布局陷入死循环。
 
七、海外商标注册后怎么管理？
 
商标在海外核准注册后，还需要做好后期的管理工作。可以分为四个方面，即，常规维护、规范使用、预警监视、迭代更新。
 
1. 海外商标注册后的常规维护：
 
企业需要做好海外商标的日常维护工作，记录有效日、续展期间以及某些国家的特殊期限。目前大多数国家采取10年有效保护期，有的从申请日起算，有的从注册公告日起算，并可以在商标有效期到期前续展。
 
有些国家商标有效性的维持，还需要依赖申请人在特定时间段提供使用声明和使用证据。例如，美国商标注册后的第5-6年、9-10年都需要商标注册人及时主动向商标主管机构提交使用证据；由于国内商标没有上述制度，很多企业容易忽视这些工作。
 
申请人还需要定期收集和保留在各个国家的商标使用证据。海外各个国家基本都有类似于国内的注册商标连续三年不使用撤销制度，只是对于连续不使用的期间规定不同。
 
如果申请人名称、地址变更，或者商标被转让、许可，需要及时办理相关登记手续。
 
2. 海外商标注册后的规范使用：
 
海外商标注册后的规范使用可以分为商标图样规范使用、角标规范使用、商品和服务保护范围是否恰当等。
 
从商业角度看，企业的市场营销和广告策划人员，其广告设计、宣传册上的商标图样，可能出现各式各样的视觉效果。这显然不利于商标标志的一致性推广，影响企业的社会评价。
 
商标图样变化后，如果达到一定程度，可能与他人已注册的商标构成在相同或类似商品或服务上的相同或近似商标，无意间侵犯他人的商标专用权。另外，不规范使用商标图样，有可能在撤销程序中面临举证困难，可以提交的使用证据不被所在国接受，导致已注册的商标被撤销的结果。
 
另外，产品和服务出海前，知识产权部门需要与市场销售部门核实清楚具体产品和服务是否已经纳入在该国的商标注册范围内。如果没有的话，需要立即启动补充注册程序。
 
3. 海外商标注册后的预警监视：
 
1、通过各个国家商标资料库的定期监视检索，及时发现目标国家相同或近似商标的申请、公告、注册情况，利用警告函、异议程序、撤销程序等，尽早采取应对法律措施。
 
2、通过海关备案获得侵权信息。商标所有人向国内海关和目标国海关提出海外备案申请，侵权产品在出关和清关时，国内海关和目标国海关对侵权嫌疑货物实施扣留措施，从而拦截侵权、仿冒商品流出国境并流入海外市场。
 
3、通过调查公司定期进行市场上侵权、假冒产品的监控。国内企业可以对重点国家市场定期进行排查、采取相应法律行动。
 
4. 海外商标注册后的迭代更新：
 
那些经久不衰的品牌，通常都会经过一系列演变、迭代更新的过程。品牌标志更新或者更换是正常的商业活动，定期对品牌进行升级，使用更能体现企业内涵的标志，赋予企业品牌新的内涵。
 
 
海外商标保护是一项长期、复杂的系统工程，如何在有效保护的基础上，降低费用支出，保证企业健康运营，为企业出海保驾护航，是海外商标管理值得思考的问题。


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