美国《芯片与科学法案》讲解，企业的技术秘密保护讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 美国《芯片与科学法案》讲解，企业的技术秘密保护讲解 。

美国《芯片与科学法案》讲解

2022年8月9日，美国签署《2022芯片与科学法案》（The CHIPS and Science Act of 2022， H。R。4346，以下简称“《芯片与科学法》”），对于如今中美在多个高科技领域赛道展开激烈竞争的背景下，可谓一石激起千层浪。

这部新法会对世界特别是中国的半导体行业的未来发展带来怎样的影响，美国后续还会采取哪些进一步的手段和措施，中国企业和投资人如何应对其带来的冲击，都是目前业内关注的焦点。

本文将介绍该法案的主要内容及美国将会有哪些后续的立法或者监管动作，以及对中国的研发、生产、制造和投资行为的影响。

在《芯片与科学法》中，《2022年芯片法》核心内容主要包括：

根据《2022年芯片法》相关规定，在未来5年中，美国政府将通过以下基金，投入超过520亿美元的基金，用于美国半导体行业的专项扶持，具体内容如下：

同时，《2022年芯片法》第107节规定，对先进制程半导体制造生产线的投资提供25%的投资税收抵免（ITC）（预计总金额为240亿美元），相关税收抵免的计算基数为建设先进制程半导体生产线所需的相关厂房、生产设备等专用于半导体生产（不包含非生产功能的办公楼等）且可进行折旧和摊销的有形资产（适格资产，“qualified property”）的成本。

相关税收抵免超过应纳税所得额部分可选择返还。

同时，对于S型公司而言，该税收抵免可直接由股东享受。

相关税收抵免适用于在2022年12月31日之后投入使用，且在2027年1月1日之前开工建设的项目。

显而易见，上述拨款和税收抵免涵盖了生产、研发、人员培训和特定半导体运用等多个领域，体现了美国计划全方位对半导体产业发展进行扶持的雄心。

与大规模提供资金支持和税收抵免相对应的是，在《2022年芯片法》 第103(b)(5)节中，设置了专门的护栏条款（guardrails provision），其明确规定，接受前述《2022年芯片法》资助的实体，包括根据《1986年国内收入法》第1504(a)节所认定的该实体的任何关联公司，应与美国商务部部长签订协议，明确规定从资助日期开始的10年期间，其不得在包括中国在内的受关注国家开展与半导体制造能力实质性扩张有关的任何重大交易，包括但不限于在相关国家新增或扩张产能。

但该等限制不适用于相关受关注国家已有的“成熟制程”（legacy semiconductors，根据《2022年芯片法》第103(b)(6)节的定义，指28纳米或更早一代制程的逻辑芯片。

就存储器、放大器、封装测试产线及其他半导体工艺的成熟制程定义，则由美国商务部长会商国防部长和国家情报局局长确定，且相关产品和技术同时不会对美国国家安全造成影响）产能以及主要服务于受关注国家国内市场，与扩充成熟制程产能相关的重大交易。

同时，根据《2022年芯片法》第103(b)(5)(D)节的规定，接受资助的相关实体应当告知美国商务部在协议期间内在相关受关注国家开展的与扩充产能相关的任何重大交易，美国商务部将在相关公司获得资金支持后的4年内对相关资金用途开展审计，以确保资助实体按要求使用财政资助款。

若资助实体被认定为违反上述协议，美国商务部有权全额收回该等财政资金。

在《2022年芯片法》的税收抵免规定上，同样有类似的规定。

首先，相关税收抵免不适用于中国或其他受关注国家公司；其次，若享受该等税收抵免的公司在享受税收抵免的10年内在中国或其他受关注国家开展与扩大先进制程产能相关的实质性重大交易，需要退还所有税收抵免。

《2022年芯片法》的相关设计显然是希望通过二选一的方式，限制接收美国相关财政资助的半导体企业在中国等地发展先进制程半导体制造业产能。

这与2022年3月美国人工智能国家安全委员会（NSCAI）在其最终报告中所提到的要求限制中国半导体制程技术至少落后美国两代的建议[1]遥相呼应。

在《科学法》部分，除了给予超过2000亿美元的科研财政专项拨款外，还对中美之间的技术交流施加限制：

(1) 禁止中国公司参与美国制造计划 根据《科学法》第10263(a)(1)(B)(iv)节的规定，就美国制造网络（Manufacturing USA Network）下的相关技术开发和运用，应严格审查包括中华人民共和国在内的有关国家的外资实体参与。

同时，第10263(a)(2)(A)节规定，中国企业未经豁免，不能参加美国制造项目。

这对于中国企业参与特定的美国应用技术开发和运用造成障碍。

(2) 限制联邦财政拨款流向主办或支持中国孔子学院的机构，要求接受资助的大学每年披露其获得的外国资金支持 根据《科学法》第10339A节，除了本节(c)款和(d)款规定的豁免情况和(d)条规定的特殊规则外，就《2022年芯片法》和《科学法》向美国科学基金（NSF）提供的任何资金，不得向主办或支持中国孔子学院的机构（如开设有孔子学院的大学）提供。

根据《科学法》第10339B节，NSF要求接受其资金的高等教育机构，每年以摘要文件的形式，披露其和其相关实体获得的50，000美元或以上的外国资金支持，无论该外国资金是以捐赠或合作形式、直接或间接获得。

NSF有权在本节(d)条规定的特定情况下减少、暂停或终止对该机构的资助。

这一条款同样可能会对中国企业和教育机构与美国科研教育机构之间的交流互动带来负面影响。

(3) 禁止联邦研究人员参加外国人才招募计划 《科学法》第10631节规定，科学和技术政策办公室（OSTP）应向联邦研究机构发布指南，禁止联邦研究机构人员(包括联邦雇员、合同雇员、独立承包商、访问科学家等)参与“外国的人才招募计划”（具体定义和特点由OSTP说明）；并禁止获得联邦研究机构研发奖励的“涵盖个人”（covered individuals）参与“恶意外国人才招募计划”。

根据第10638节的定义，“涵盖个人”是指对联邦研究机构拟用研发奖励实施的研发项目的科学发展或执行做出实质性、有意义的贡献，或由相关联邦研究机构指定的个人；由中国或俄罗斯等受关注外国（foreign country of concern），或设在中国或俄罗斯等受关注外国的受关注实体（foreign entity of concern）所赞助的招募计划属于“恶意外国人才招募计划”的一种。

根据相关条款，中国企业在美国的后续人才引进也将受到较大干扰。

纵观《芯片与科学法》立法进程，有一点值得注意，美国于2022年2月24日发布了第14017号总统行政令，对涉及美国国家安全和经济繁荣的关键供应链相关风险展开评估，其中第14017号总统行政令第3(b)(i)节明确要求美国商务部应会同其他相关机构，对半导体制造和先进封装供应链的风险进行评估，并在100天内提供相关评估报告（《百日评估报告》）。

在2022年6月最终发布的《百日评估报告》中，就半导体行业，美国商务部就其相关的设计、制造、封装测试、材料和生产设备这五个上下游领域进行了分析。

依据评估结果，美国商务部对相关业务领域的风险评估意见如下：

1）半导体设计：该领域美国具有领先地位，但相关领域的美国公司高度依赖中国市场以维持利润增长和美国国内的研发投资； 2）半导体制造：美国缺乏充足的半导体制造能力，并高度依赖于中国台湾地区提供先进制程逻辑芯片以及中国台湾地区、韩国和中国大陆提供成熟制程芯片的流片； 3）封装测试：对于技术含量较低的后道封装测试产能，美国严重依赖于亚洲地区的产能，而美国在先进封装测试领域也仍然缺乏充足的物质支持以发展先进封装测试产业； 4）半导体材料：虽然美国在半导体材料领域中可以提供制造所需的气体和湿电子化学品，但对于晶圆、掩膜、光刻胶等其他材料，基本为美国境外的供应商所垄断； 5）生产设备：美国在用于前道生产的半导体生产设备制造领域具有较强的竞争力，但在光刻机方面，相关产业主要集中在荷兰和日本。

不过由于美国境内的半导体制造产能有限，生产设备的主要客户均位于美国境外，这导致了半导体生产设备厂商极端依赖美国境外市场。

美商务部在《百日评估报告》中指出，目前在半导体生产份额中，美国本土生产占比从1990年37%降至目前12% 左右。

因此，美国商务部在《百日评估报告》中提出了以下提升美国半导体产业竞争力的方案：

1）加大在半导体行业的投资与合作。

特别是加强美国政府与行业私营企业的协同； 2）通过国会相关立法（如并入《2022财年国防授权法》中的《创造有利激励机制以为美国生产半导体法》（“CHIPS for America Act”））以联邦资金支持的形式来激励在美国境内建设、扩展和更新半导体相关生产设施以支持美国境内的半导体生产和封装测试产业和促进相关技术研发； 3）通过立法行动来优化美国境内半导体生产生态，发展半导体相关的上游设备、材料和下游产业及相关就业以抵消和降低美国境内高额运营成本； 4）对半导体制造商，特别是中小制造商提供在研发资源上的支持，提供资金支持以加快实验室-市场转换和新兴技术的产业化落地； 5）通过大规模投资的方式来促进理工基础学科（STEM）的发展，并提供相应管道加强人才培育和人才引进； 6）建立半导体供应联盟和合作机制，鼓励境外代工厂和材料供应商在美国和其他美国友邦进行投资并提供多元化的供应链供应渠道； 7）通过出口管制政策来保障美国半导体制造和封装技术的领先优势。

从《芯片与科学法》相关内容来看，几乎完美呼应了美国商务部在去年《百日评估报告》中所提出的问题和解决思路，同时，其总计2800亿美元（其中半导体产业专项拨款超过520亿美元）的空前财政拨款支持力度（为美国历史上最高的五年研发预算），也是为了配合美国商务部全面提升美国半导体和其他关键行业的竞争力。

就前述《芯片与科学法》相关内容而言，不难看出其立足点主要还是在于对美国自身半导体产业的扶持。

但是，如《百日评估报告》中所提到的，除了通过财政支持来扶植美国国内半导体产业发展以外，美国实际上还有更多的政策工具箱来遏制其所认定的外国竞争对手（foreign adversaries）的半导体业务发展。

其中，中国半导体业显然首当其冲。

美国在《百日评估报告》中，对于中国半导体行业的发展予以高度重视，其中提到虽然目前中国的半导体产业规模尚有限，主要集中于低端芯片生产，其最高制程能力仅限于14纳米制程，且产能有限，但是，中国的半导体产能正在飞速提升，预计将从2022年的占全球总产能的16%提升至2030年的28%。

与此同时，中国政府计划投入超过1000亿美元的补贴用于半导体产业，包括建设60条全新的产线。

这会对相关美国企业，特别是存储芯片生产商带来巨大的竞争压力。

因此，在《芯片与科学法》的“二选一”政策外，美国关于中国半导体产业的其他相关限制措施也在紧锣密鼓的暗暗筹划。

出口管制是《百日评估报告》中重点提到的保证美国半导体产业竞争优势的手段之一。

在2022年以来，美国对于中国半导体产业的出口管制措施正日益收紧。

除在2022年将中国最大的代工厂列入实体清单外，在2022年7月以来，美国多名议员先后致函美国商务部，要求将中国最大的存储芯片代工厂也同样列入实体清单，并要求将对相关实体的出口管制政策适用于中国全境。

在此压力下，美国商务部正一面开展对相关公司违反《出口管理条例》的调查，一边正逐步调整相关对华出口管制政策。

根据相关报道，美国目前主要半导体生产设备制造商已经收到BIS的通知，禁止在未经许可的情况下以中国为目的地出售可以制造14nm芯片以及更高制程逻辑芯片的设备。

与此同时，美国也在进一步考虑限制向中国相关实体提供用于制造128层以上NAND存储芯片的设备。

除此以外，近期美国可能还会推出进一步的出口管制新规，对用于于“Gate-All-Around”（环绕栅极，GAA）芯片设计所需的EDA工具设置新的对华出口管制限制。

鉴于目前相关规则正在管理和预算办公室（Office of Management and Budget）做最终审查，相关规定不出意外将在近期正式实施。

如《百日评估报告》所提到的，建立半导体国际供应链协同来增强美国在全球半导体行业的领导力和竞争力，同时削弱美国竞争对手的竞争力，同样也是美国半导体产业规划的重点。

自2022年5月起，美国开始通过搭建半导体联盟（Semiconductors in America Coalition，SIAC）、游说主要半导体生产国家和地区组建CHIP 4联盟，以为美国盟友提供新的替代市场机会，推动资金、人才、产业链向美国转移，均是这一方面的体现。

此外，不排除美国后续会利用和欧盟间的美国欧盟贸易技术委员会（TTC）加强出口管制领域的国际合作，包括关键和新兴技术的互认、加强对于先进制程所需的特定生产设备（如光刻机）出口管制的协作。

这些举措势必会进一步缩限中国半导体行业获取境外技术、资金、人员和设备的渠道。

美国一方面在《芯片与科学法》中增加了其在境内的半导体投资，另一方面也在现有的立法进程表中考虑进一步限制美国主体对美国境外，特别是涉及中国等国的投资限制。

在仍在两院讨论的《竞争法案》中，目前最新加入了新的《国家关键能力防卫法案》（National Critical Capability Defense Act），该法案要求美国建立全新的美国实体对外投资审查制度。

具体而言，美国将根据该法授权建立一个全新机构国家关键能力审查委员会（Committee on National Critical Capabilities，“CNCC”），该委员会的职能类似于目前负责外国投资审查的外国投资审查委员会（CFIUS），但主要负责美国主体对美国境外的相关“关注国别”的投资审查，以确保相关投资不会对美国的关键能力造成“不可接受的威胁”。

根据目前的草案，被定义为“关键能力”的领域包括：

1）特定敏感供应链（包括半导体、大容量电池、成品药和原料药）； 2）关键和新兴技术（包括人工智能、生物科技、量子通信技术等）； 3）与特定敏感供应链相关的制造和其他相关行业； 4）其他被CNCC定义为关键能力行业的行业。

面对《芯片与科学法》和其后续美国可能采取的一系列组合拳，中国半导体行业和投资人应树立危机意识，未雨绸缪。

对于半导体企业而言，需要未雨绸缪，包括：

考虑到《芯片与科学法》和美国后续措施可能对于中国先进制程半导体产业的影响，建议相关企业对于目前自身业务的以下相关情况进行全面评估以确认风险：

1）上游技术来源及对相关技术的依赖程度； 2）主要研发人员所在位置和研发人员的背景； 3）相关芯片的技术特性； 4）主要代工厂所属国别或生产设备的来源； 5）主要客户的所在地；以及 6）主要投资者的背景。

根据相关评估结果，相关企业应当对潜在的技术断供、产能受限、投资者撤离等相关极端情况做好相应的预案和准备，以尽可能减小对自身业务的影响。

企业的技术秘密保护讲解

例：在飞炬电子(上海)有限公司诉上海新优电子有限公司等侵犯商业秘密纠纷案（(2011)浦民三(知)初字第241号）中，被告宿某某、陈某某，一个作为原告的销售经理，一个作为原告的技术工程师，直接掌握着原告企业的经营信息和技术信息。

被告在原告公司的任职期间，共同投资设立的被告新优公司，在长达7年的时间里，利用在原告处任职的便利，披露和使用原告的经营信息和资源，制造和销售与原告同类产品，并抢夺原告的客户，给原告造成了极大的损失。

窃取后使用方式隐秘：在一些案件中，企业的高管或员工在离职后并未直接入职侵权企业，而利用亲属来注册侵权企业，更有甚者，利用没有血缘关系的密切关系人，借此隐匿在幕后实施侵权行为，给侵权行为的发现和取证带来困难。

和销售与原告同类产品，并抢夺原告的客户，给原告造成了极大的损失。

例：在盐城特达钻采设备有限公司与苗仕某等侵犯商业秘密、竞业限制纠纷案（(2010)苏知民终字第0002号）中，苗仕某作为特达公司的员工，以其妻子张秀某为法定代表人，在外创设与公司经营范围基本相同的申利达公司，将其掌握的商业秘密泄露给申利达公司，并直接利用该商业秘密为申利达公司的经营服务，严重损害了特达公司的利益。

窃取人反调查能力强：在员工离职时，企业通常会要求员工交还企业配发的电子设备，而在实践 些企业的高管或员工会采用技术手段，在交还电子设备前对使用痕迹进行清除，企业通常难以发现其拷贝、窃取技术秘密的痕迹。

在后续诉讼中需要聘请专业的机构进行相关的痕迹还原、检测和鉴定工作，拖延案件的进展且费用较高。

存在后续的持续泄露情况：一些企业的离职高管或员工，在入职侵权企业后或在作为技术秘密侵权案件的被告进行应诉过程中，还直接或间接地与原企业的现任员工存在千丝万缕的联系，不断刺探原企业针对技术秘密泄露进行的调查或诉讼的进展和内部消息，给企业的维权带来困难。

为尽可能地避免如上问题的发生，企业可以强化日常运营过程中的事前预防机制，对重点部门和人员强化监管，可行的办法有：

（1）建立并严格执行内部的信息、文件管理和监控制度，对于企业的涉密信息，按照用途和重要性，进行分类管理，并对涉密信息做到及时更新、归档。

对于不同的涉密信息，均制定相应的查阅、交接手续，对于相关接触人员，做到“谁查阅，谁签字，谁负责”或是采用技术手段进行记录，从而将涉密信息进一步落实到个人，做到对技术秘密的有效管理； （2）对于短时间内密集下载或拷贝企业内部数据涉密数据库文件的行为建立预警和监控机制，最大可能避免相关人员有计划、有组织的大规模窃取企业内部的文件，并在确定离职后尽快收回企业配发的电子设备或冻结其相关权限； （3）对涉密人员进行分类并进行等级界定。

根据涉密人员工作任务、工作岗位和职责范围的实际涉密情况，按照所涉商业秘密等级的不同将各类涉密人员分为“绝密级”、“机密级”和“秘密级”涉密人员，并根据实际工作岗位、工作任务和职责范围的变化实行动态管理； （4）就技术秘密保护事宜成立专门的日常工作组，严格控制相关信息的知情人数，并严明工作纪律。

在得知高管或核心技术骨干离职时，成立小范围专门的工作小组，并根据具体情况制定离职流程和进行内部梳理，相关部门要针对技术秘密保护和泄露的问题出具专门的离职审核意见，并开展专门的离职谈话，必要时可与员工补充签订《离职承诺书》，防患于未然。

（5）企业可以根据职工提供的去向进行定时的跟进，从而做到早发现、早制止。

一旦企业发现离职员工自己或家庭成员设立与本企业经营同类业务的新公司或到其他与本企业经营同类业务的企业中任职，应密切关注其是否公开或使用了本企业的技术秘密，是否已违反竞业限制义务，并收集有关证据，以便通过法律手段及时维权。

实践当中，很多企业虽然在企业内部采取了一定的保密措施，但是其保密措施在设计和执行上存在诸多的漏洞或不到位之处，由此影响了法院对于相关信息构成企业商业秘密的认定。

例如：

1。 保密制度薄弱：有一些企业与其高管或核心员工没有签署专门的保密协议，仅在劳动合同中有保密义务的约定，但是企业的劳动合同中的保密条款和企业的保密制度十分简略。

有些企业内部从未组织过相关的保密培训，或是没有留存好相关人员参与保密培训的记录，这些都会给商业秘密的认定带来不利的影响。

2。 保密措施执行不到位：有一些企业内部的文件管理权限和文件保密制度的执行不严格，员工名义上的文件权限和实际能够接触到的文件范围有很大出入，在员工窃取了其名义文件权限范围之外的文件时难以进行举证证明。

3。 未提前布局和平衡好专利保护和技术保护之间的关系，技术秘密被他人专利公开：实践中还存在企业出于保密考虑没有就其技术秘密进行专利申请，但是其高管、员工或相关侵权企业窃取其技术秘密后抢先提出了专利申请的情况，因而可能会破坏相关技术信息的非公开性，影响相关技术构成技术秘密的认定。

4。 过于依赖少数核心技术骨干：还有一些企业，在技术路线和产品研发的整体规划上过于依赖少数核心技术骨干，内部也缺乏对于技术信息的系统性梳理和保存，在少数技术骨干离职后，其他企业员工难以全面定位和梳理企业技术秘密的沿革和载体，因而在对于主张哪些技术信息构成技术秘密，即秘密点的梳理上，给企业带来了困难，增加了案件准备的工作量和时间。

针对以上保密措施的制定和执行中出现的问题，企业可以在日常运营中采取如下措施对其技术信息进行管理、强化或提升：

（1）对于高管和核心技术骨干，除格式化的劳动合同外，签订专门的保密协议和竞业限制协议。

协议最好在办理入职或职位晋升手续时当场签署，并由相关部门或专人统一妥善保存。

在重要职务的晋升时需要安排专人重新审核该人员的原始劳动合同中的保密或竞业限制条款是否需要更新； （2）对于企业新订立的保密制度，建议采用诸如发放员工、开会宣读、组织学习、集中讨论、分组传阅等形式进行公示，并应当保留诸如员工签名等公示或告知的书面证据；对于企业组织的内部保密培训，做好参会人员的签到和会议记录工作； （3）企业要求技术骨干定期对掌握的核心技术的研发情况、载体、相关信息等进行整理和汇报，并进行审核；企业可以要求相关人员填写《技术秘密信息表》和《技术秘密载体移交记录》等表格或文件，并要求其亲笔确认签收； （4）不仅要重视对离职人员的技术秘密泄露风险的防范，也要注意对转岗人员的文件权限进行及时的变更和梳理； （5）企业的技术研发部门或知识产权管理部门在技术方案成型后对于需要由专利进行保护的部分要尽快申请专利，要有内部明确的时间表，并进行制度化管理。

需要安排专人定期查询核心技术骨干个人作为申请人或发明人的专利申请。

同时，要合理评估和选择专利和技术秘密两种保护途径的利弊，避免在专利申请中公开需要采用技术秘密保护的关键技术细节。

实践中，被诉企业通常会对窃取的技术秘密所覆盖的技术方案进行一些表面上的修改，并以此主张其实施的技术与原告的技术秘密并不相同，而一些企业对于技术秘密的载体没有专门的标记、编号或暗标，被告易于进行编辑、修改和拼接，隐藏其直接使用了企业的技术秘密的事实。

如果企业能在日常的技术秘密管理过程中，针对技术秘密的载体做好“文章”，可能会简化案件的侵权比对和审判难度，如：

（1）对于技术秘密的文档、PPT和数据等设置能体现企业权属的标记、编号或暗标，让窃取者即使逐一更改文件名，也很难发现或者更改其中的标记； （2）注意固定或留存技术秘密载体本身的生成时间； （3）在技术秘密的载体中可以用文字或标记标明对技术方案实施起到实质性效果的组件、设备或工艺。

可以更充分的证明即使被告增减其他个别组件、设备或工艺，不足以产生实质性影响，与企业的技术秘密构成实质性相似； （4）在技术秘密信息中加入明显不具有实质性技术效果或者明显不相关的“噪声信息”，在比对时相关“噪声信息”的存在可以更为明显的证明窃取者窃取、拷贝了技术秘密的信息。

实践当中，企业可能会提交针对研发费用的审计报告、评估报告来证明其研发费用。

但是，这种单方委托的报告并不一定能被法院认可。

法院最终仍然会具体考察原告提交的各种证据是否足以证明具体的技术秘密的实际研发投入，并因此确定赔偿数额。

另外，有些企业在技术秘密侵权诉讼中可能仅仅提供整体的研发费用的证据，但这并不能充分证明涉案的具体技术秘密的研发投入。

实践中，企业可以提交诸如有合法资质的资产评估公司作出的资产评估报告书、会计师事务所作出的审计报告书、合格的鉴定意见书、研发过程记录、研发费用的会计凭证明细、主要开发人员、辅助人员的薪酬费用以及工作量等人力资源投入证据、相关合同（技术开发合同、原料购销合同、加工承揽合同等）等作为研发成本计算的证据。

但是该等证据除了在满足法院对于证据真实性、合法性的要求之外，还需要体现出企业在具体技术秘密点上实际且合理的投入金额，且最好多个证据之间形成逻辑闭环，可以互相印证。

《商标法修订草案（征求意见稿）》讲解

从禁止商标重复注册增加商标使用义务、遏制商标恶意注册申请、加强保护驰名商标三个方面对本次《征求意见稿》进行梳理，提炼出与现行《商标法》、其他法律法规及目前司法实践的变化。

《商标法》作为规范市场主体商业活动秩序的重要法律之一，自1983年施行以来为保障消费者和生产、经营者的利益，维护市场秩序等方面发挥了重要作用。

但现行商标制度设计“重注册、轻使用”，注册前对使用意图强调不足、注册后对于使用义务关注不够的制度缺陷，也带来了商标“注而不用”的现象以及“囤积商标”、“闲置商标”阻碍了有正常经营需求的市场主体获取商标注册等问题。

此次《征求意见稿》回应社会关切，在立足国内实际需要的基础上，借鉴了国外立法与实践经验，突破性地在商标申请阶段（第五条新增了商标申请时“承诺使用”的规定）、注册阶段（第六十一条第一、二款新增了商标注册人“自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月之内”主动提交使用情况说明、第六十一条第三款新增了随机抽查、经抽查不实后撤销注册商标的规定）均强调了权利人对商标的使用义务，突出使用的基础地位。

这一制度虽然在我国属于新增，但在国际上已有不少国家实行多年，如日本、韩国、菲律宾等国的禁止重复注册制度[2]，以及美国[3]、菲律宾、阿根廷、墨西哥、柬埔寨等国的中期提交使用/不使用声明制度[4]。

这些条款的设置力求从根本上引导商标注册回归“注册为了使用”的制度本源，及时清理“僵尸”商标，释放闲置商标资源，让真正需要建立自有品牌取得商标注册的市场主体能够得到保护，同时也是对现行《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”条款的进一步补充，从而促进商标“区分来源”这一本质属性的实现。

与之相配套，《征求意见稿》第十四条、第二十一条还确立了禁止重复注册原则，即同一申请人在相同商品或者服务上应当只注册一件相同商标。

虽然对于何为“相同”的判断标准、例外情况和现有其他制度的衔接等还需要更多理论支撑和实践总结，但禁止重复注册原则的出现势必能在一定程度上减少现行《商标法》体系下同一申请人在相同商品或者服务上多次申请相同商标的现象，提高商标行政管理部门的工作效率。

首先，《征求意见稿》第五条第一款规定：“自然人、法人或者非法人组织在生产经营活动中，对在其商品或者服务上使用或者承诺使用的商标需要取得商标专用权的，应当向国务院知识产权行政部门申请商标注册”。

该条款原则性地在商标申请时规定了“承诺使用”义务，较现行《商标法》的使用义务提出了更为明确的要求。

此外，《征求意见稿》第六十一条第一、二款新增了“说明商标使用情况”的相关规定：“商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月之内，向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。

商标注册人可以对上述期限内的多件商标的使用情况集中作出说明。

期满未说明的由国务院知识产权行政部门通知商标注册人，商标注册人自收到通知之日起六个月内仍未说明的，视为放弃该注册商标，由国务院知识产权行政部门注销该商标注册。

”而第六十一条第三款则新增了随机抽查、经抽查不实后撤销注册商标的规定：“国务院知识产权行政部门应当对说明的真实性进行随机抽查，必要时可以要求商标注册人补充相关证据或者委托地方知识产权管理部门进行核查。

经抽查说明不真实的，由国务院知识产权行政部门撤销该注册商标。

” 很明显，《征求意见稿》第五条和第六十一条的相关规定都是对现行《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”规定的进一步补充。

目前，“不以使用为目的的恶意注册”条款中“恶意”要件的认定仍为品牌权利人在恶意抢注商标严重的环境下留有合理防御注册的空间。

但是，随着此次《征求意见稿》对恶意注册打击手段的进一步加强，对商标使用义务要求的增加，“商标防御性注册”这一战略布局也将会有新的调整。

《征求意见稿》第五条原则性地规定“使用”或“承诺使用”是商标申请的合法基础，而第二十二条第一款在对商标恶意注册申请的具体情形中规定“不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的”即构成“恶意注册”，即从现行《商标法》“大量注册+恶意”才构成第四条所指的囤积，向“大量注册”即构成恶意囤积作出巨大转变，这将对不少申请人的现行商标申请布局策略带来不小的冲击。

而“大量”和“扰乱商标注册秩序”的认定是否会有一个量化的认定标准？如果有，探索商标防御性注册的合法边界会成为新的挑战。

与此同时，主动提交使用情况说明的制度，将对现行《商标法》下商标撤销程序多以“被动申请”方式启动作出进一步补充和完善。

目前，《商标法》规定任何单位或个人均可以对注册满三年的商标提起三年不使用撤销申请（“撤三”）。

随着国家知识产权局对撤三案件中注册人提交的使用证据的审查进一步严格，每年都有不少缺乏真实商业使用的商标全部或部分地被撤销，但这依然未能解决现有注册商标中仍存在着大量未被实际使用的“僵尸”商标占据公共资源的问题。

对于那些没有被提起撤三的商标，商标行政管理部门事实上无法主动了解注册商标的实际使用情况，进而无法对注册后不使用，占用社会公共资源，或恶意进行商标注册申请、大量囤积商标等行为采取有效的管理手段。

因而本次《征求意见稿》为督促商标权人行使使用商标的义务，避免资源浪费，新增了注册商标权人“说明商标使用情况”义务。

同时，因不规范使用不属于商标的使用行为，相信第六十一条能够有效提高社会中商标使用的规范性。

未来如该制度予以实施，在维持注册“主动说明”与撤三“被动申请”的配合下，商标注册也将回归“注册为了使用”的制度本源，“僵尸”商标也会得以清理并释放出大量闲置的商标资源。

通过从申请注册之初到商标注册后，持续关注商标是否真正在经营活动中实际使用，营造按需申请、适量持有、注重使用、清除闲置的商标注册和使用秩序。

在实践层面，使用说明制度的出现也将对商标注册人以及商标代理机构服务带来极大的变化和影响，并势必会对商标注册人提出更高、更严格的商标使用和维护要求。

目前，许多企业出于保护自身品牌避免被搭便车或商标储备等目的，会“跑马圈地”式地注册大量的防御性商标，对于这些使用率极低甚至不会被使用的商标，企业为了防止被他人提起撤三而丧失商标专用权，往往又会采取每隔三年重复申请，或在遭遇无效宣告、撤三后，立刻进行重新注册来保证还能占据相应权利，从而阻止他人注册、使用相同或近似的商标。

但是，一旦主动提交使用情况说明制度以及下文介绍的禁止重复注册制度正式施行，必将与许多企业现有的商标保护定式思维相冲突，申请布局策略也必将发生很大转变。

对于持有商标的企业而言，该制度实际上增加了维持商标有效性的成本，为履行说明义务，企业必须更加重视商标的规范性使用，注意保留日常商标使用证据，这也对商标管理提出了更高的要求。

当然，《征求意见稿》对于使用情况说明的核查标准和具体如何实施并未作出明确规定，商标注册人对于核查结论是否有复审或复议等进一步救济途径亦未明确，具体仍有待配套实施条例或其他规范性文件作出详细规定。

不过，根据国家知识产权局对该条款的设立说明，相信在执行中不会过多增加商标注册人的负担，拟采取的使用承诺书、使用情况说明表等文件也会相对简便且易于操作。

《征求意见稿》第十四条第二款原则性的规定了：“除另有规定外，同一申请人在相同商品或者服务上只能注册一件相同商标。

”同时，第二十一条第一款进一步明确了不得重复申请的情形，即“申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同。

”第二十一条第二款则规定了可以重复申请的例外情况：

（1）因生产经营的需要，在已经实际使用在先商标基础上做细微改进，申请人能够说明区别的； （2）因不可归责于申请人的原因，导致在先商标未能续展的； （3）因未及时提交商标使用说明，导致在先注册商标被注销，但该在先商标已实际使用的； （4）因不可归责于申请人的原因，导致在先商标未能在连续三年不使用撤销程序中提供使用证据而被撤销，但该在先商标已经实际使用的； （5）在先商标因与他人在先权利或利益相冲突而被宣告无效，但该在先权利或者权益已不复存在的； （6）有其他重复或者重新申请商标注册的正当理由的。

事实上，禁止重复注册和申请人在相同商品上只能拥有一件注册商标并非我国首创。

以韩国为例，根据韩国商标法第三十八条“一标一申请”原则（a single application for a single trademark rule）的规定，权利人只能就相同商标在相同商品上进行一件商标申请。

如果申请人在提交本案注册申请之前，已就相同标识在相同商品上取得了注册，那么韩国特许厅会就此次注册申请下发审查意见，要求申请人删除此份申请中的全部重复商品（overlapping goods），以满足“一标一申请”原则的规定。

我国《商标法》自1982年颁布以来未对“重复申请”、“重复注册”的情形作出规定，但近年来重复申请商标注册的现象在我国日益增多，“重复申请”被用于平行于驳回复审程序，来获得相同或近似商标注册的策略，或是维持未使用注册商标、恶意注册商标的“接力式申请”策略早已屡见不鲜。

根据国家知识产权局就本次《征求意见稿》的说明，第二十一条“禁止重复注册”原则参考了物权法的“一物一权”原则，并借鉴了《专利法》第九条“同样的发明创造只能授予一项专利权”的规定，强调注册商标“一标一权”的价值导向。

确立禁止重复申请原则，对在原商品服务上恶意重复申请注册原商标以及在商标失效后立即重新申请注册等不正当行为予以规制，但需要明确的是企业商标品牌升级优化以及出于其他正当目的商标注册申请，并不纳入规制范围，同时商标行政管理部门也正在加强对相关审查标准和操作规则的研究论证。

值得注意的是，除了法律规定的特殊情形外，禁止重复注册除了不得与申请人在先的有效申请或注册重复外，也不得与其被注销、撤销、无效一年以内的在先无效商标相重复。

另外，对于重复注册可以获准的例外情形，原则上从商标使用的正当目的性来判断，多数情况是商标在使用，却因不可归责于申请人的缘故，因未能及时响应某一商标程序而导致原商标失效的，可以重复注册。

商标作为识别和区分商品或者服务来源的标志，在维护商品交易和市场活动秩序方面发挥着重要作用。

截至2022年11月，我国有效商标注册量已达到4233.7万件，世界排名第一。

然而其中有大量的商标“注而不用”，既占用过多的公共资源，也使创新创业主体取得商标注册的难度越来越大。

此次禁止重复注册原则的出现有希望完善商标授权确权程序，同时也为解决商标“注而不用”等问题打入一剂“强心针”。

不过，实践中也存在一种情况，那就是在先商标权利人对恶意抢注商标提起异议、无效或撤销时，抢注人往往会通过提交重复申请进行对抗，这迫使在先权利人也不得不反复提交异议、无效乃至自身的重复申请，陷入无法摆脱的恶性循环。

并且，异议、无效、撤销等审查程序往往历时较长，而商标注册申请和驳回复审的审查节奏较快，在《征求意见稿》第四十二条关于程序中止的规定是“可以中止”、“被诉决定、裁定作出后相关商标状态发生变化的，不影响人民法院对被诉决定、裁定的审理”的情况下，很可能会出现异议、无效、撤销过程中，案外第三人申请与争议商标相同或近似的商标，并成为真正权利人的在先阻碍，出现“为他人做嫁衣”的情形，使得真正权利人陷入“囚徒困境”。

（《征求意见稿》第四十二条【程序中止】相关规定） 禁止重复注册原则一旦最终落实，显然会对那些以每三年提交一次新申请的策略来对抗申请撤销连续三年不使用商标的注册人产生重大影响。

同时，商标申请人为了等待引证商标争议案件的结果而重新提交的注册申请，也会受到限制和影响。

对于重复注册中“相同”商标、“相同”商品的判断标准、允许重复注册的例外情况和该制度与现有其他制度的衔接等问题，也有待进一步说明的出台。

关于“商标恶意注册申请”，现行《商标法》第四条规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，2022年12月1日实施的《规范商标申请注册行为若干规定》则对《商标法》第四条“恶意商标申请”概念做了细化规定。

在实践中，国家知识产权局于2022年、2022年都进行了关于严厉打击商标恶意注册行为的专项行动。

《征求意见稿》首次细化了“恶意申请”的情形、并配套了相应的惩罚机制：

《征求意见稿》二十二条具体罗列了5种商标恶意注册申请的具体情形：

（一）不以使用为目的，大量申请商标注册，扰乱商标注册秩序的； 现行《商标法》、《规范商标申请注册行为若干规定》中“不以使用为目的的商标注册申请”要求有恶意，且现行《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》对《商标法》第四条的适用情形做了如下细化：商标申请明显缺乏真实使用意图，且大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。

而此次《征求意见稿》删去了“恶意”，在“不以使用为目的”情况下，只要“大量申请”且导致“扰乱商标注册秩序”即可被认定为“商标恶意注册申请”。

然而《征求意见稿》中还是未对“大量”进行定义，这可能需要结合个案具体分析，如申请人情况、所申请商标情况等因素进行综合判断，而并非机械地认定一千件商标即为“大量”，而几十件商标并非“大量”。

实践中也出现过国家知识产权局综合考虑被申请人的情况，针对其名下三五十件商标申请量的情况下也认定其为“恶意申请”。

（二）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的； 该种情形系现行《商标法》第四十四条第一款后半段内容，且与现行《规范商标申请注册行为若干规定》第三条第五款内容一致“申请商标注册应当遵循诚实信用原则。

不得有下列行为：（五）以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的”。

值得注意的是，《征求意见稿》第三十二条规定了“为申请商标注册或者办理其他商标事宜……虚构、隐瞒重要事实或者故意提交虚假材料”，该项实际上与本项“以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的”有重合之处。

但似乎两者的处罚有所不同，我们会在后文详细分析。

（三）申请注册有损国家利益、社会公共利益或者有其他重大不良影响的商标的； 该种情形与现行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中有关“其他不良影响”的规定如出一辙：“商标标志或者其构成要素可能对我国社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的，人民法院可以认定其属于《商标法》第十条第一款第（八）项规定的‘其他不良影响’。

” 同时，该内容又与《征求意见稿》有关商标合规性使用的部分新增内容有重合之处：第十五条新增了“（九）有悖于社会主义核心价值观，有害于社会主义道德风尚、中华优秀传统文化，或者有其他不良影响的。

）” 实践中，国家知识产权局已在严厉打击商标恶意注册行为的专项行动中对符合该种情形的恶意注册申请进行了严厉打击，如：在2022年国家知识产权局驳回“清澈的爱”（摘自陈祥榕烈士生前的战斗口号）商标恶意注册申请[6]中，就认定了：2月20日以来，“清澈的爱”被个别企业和自然人当作商标向国家知识产权局商标局提交了注册申请，图谋不当利益，代理机构提供不法服务，亵渎了英烈的精神，背离了社会主义核心价值观，极易产生恶劣的社会影响。

（四）违反本法第十八条、第十九条、第二十三条规定，故意损害他人合法权利或者权益，或者谋取不正当利益的； 现行《商标法》对驰名商标的保护，代理人、代表人及利害关系人抢注，他人在先权利的保护其实已经是有明确的规定。

《征求意见稿》中将前述情形直接定义为“商标恶意注册申请”，可见国家知识产权局对恶意商标注册打击的决心。

（五）有其他恶意申请商标注册行为的。

该款属于“兜底情形”，有待进一步的细化规定或解释。

（1）商标移转制度 《征求意见稿》第四十五条规定了在先权利人或利害关系人在对相关商标提起无效宣告请求的同时，针对违反驰名商标保护、代理人代表人利害关系人抢注、他人在先权利规定的，可以同时请求将注册商标移转至自己名下。

现行《商标法》中提起无效宣告请求及转让申请是两个不同的程序，需分别提交申请。

《征求意见稿》此举大大节约了在先权利人或利害关系人的维权成本，以及国家行政资源。

《征求意见稿》第四十六条规定了前述移转申请的前提条件，即：国知局认为该移转请求成立，且不存在其他应当宣告注册商标无效的事由，移转也不容易导致混淆或者其他不良影响。

《征求意见稿》第四十七条则是规定了移转申请人自移转注册商标裁定生效并公告之日起享有注册商标专用权。

（2）对相应的侵权行为承担法律责任（行政责任） 《征求意见稿》第四十八条规定了商标被核准注册后、被无效宣告前，使用该商标侵犯他人注册商标专用权，商标注册人或被许可人存在恶意的，需根据《征求意见稿》第七十四条第二款规定承担相应的法律责任：负责商标执法的部门可责令其停止侵权、没收违法所得并处以罚款等。

（3）提高罚款数额 《征求意见稿》第六十七条规定了恶意申请商标注册的，由负责商标执法的部门给予警告或罚款（二十五万以下罚款），没收违法所得。

此外，我们发现在《征求意见稿》第三十二条规定的“为申请商标注册或者办理其他商标事宜……虚构、隐瞒重要事实或者故意提交虚假材料”与第二十二条第二项“以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的”有重合之处，然而，两者的处罚力度不同，前者的处罚是“负责商标执法的部门可以根据情节给予警告并处以十万元以下罚款；造成他人损失的，应当予以赔偿”。

那么，前者同时构成后者的情况下，是否可以按照《征求意见稿》第六十七条规定从重处罚，有待进一步的解释。

（4）民事赔偿 《征求意见稿》第八十三条规定了恶意申请商标注册给他人造成损失的，该他人可以向人民法院起诉请求赔偿损失。

同时，首次规定了“为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支”也应当被包括在赔偿数额中。

（5）构建知识产权公益诉讼制度（检察机关介入） 《征求意见稿》第八十三条同时规定了：如恶意申请商标注册损害国家利益、社会公共利益或者造成重大不良影响的，检察机关依法可提起诉讼。

（6）驳回或异议行政程序 《征求意见稿》第三十五条规定了国务院知识产权行政部门可对恶意商标申请驳回；第三十六条规定了任何人认为商标申请为恶意的，可向国务院知识产权行政部门提出异议。

（7）不诚信行为的处罚、信用监管和惩戒 早在2022年12月1日实施的《规范商标申请注册行为若干规定》已规定“作出行政处罚决定的政府部门应当依法将处罚信息通过国家企业信用信息公示系统向社会公示”，但未强行要求进行相应的“信用记录”。

（8）加强商标代理机构监管义务，打击恶意商标申请代理行为 近年来国家知识产权局持续开展“蓝天”专项整治行动[11]，积极回应社会关切，聚焦代理恶意商标申请等违法违规代理行为，保持严厉打击的高压态势。

整治期间持续加大对重点违法代理行为的打击力度、加强平台型知识产权服务机构综合治理、规范知识产权服务网站线上商标代理和交易行为。

在此背景下，此次《征求意见稿》第六十九条明确规定了商标代理机构在知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于恶意注册申请情形（《征求意见稿》第二十二条）的，不得接受其委托。

该条款与现行商标法第十九条第三款、《商标代理监督管理规定》相比，进一步加强了商标代理机构的义务，规范商标代理行为，在打击恶意商标申请代理行为的同时也使得商标恶意注册申请无所遁形。

驰名商标的保护一直是知识产权保护中的热点话题之一。

随着商标实际使用制度的落实，防御性的近似商标注册的存在空间将大大缩减，而驰名商标对打击傍名牌行为的作用必将增大。

此次《征求意见稿》从“原则”出发、采取增加确认驰名情况的考虑因素、扩大对未注册驰名商标的反淡化保护、对复制、模仿、翻译未注册驰名商标的商标进行使用限制等一系列举措，从立法层面对驰名商标保护制度做进一步的完善。

《征求意见稿》第十条第二款规定“驰名商标保护遵循个案确认、被动保护和按需确认的原则”。

该款新增内容，其精神早已体现在现行《商标法》中：第十四条第二款、第三款、第四款规定商标局、商标评审委员会以及最高人民法院指定的人民法院经当事人主张，可根据案件处理的需要，对商标驰名情况作出认定。

而实践中，无论是商标授权确权行政阶段，还是法院商标诉讼案件的审理，这三个原则都已经是公认的认驰原则。

在现行《商标法》第十四条第一款规定的认定驰名商标应当考虑的五种因素基础上，《征求意见稿》第十条增加了如下几种：（二）该商标使用的持续时间、方式和地域范围；（四）该商标在国内和国外的申请及注册情况；（五）该商标受保护的记录，尤其是作为驰名商标受保护的记录；（六）该商标的价值。

前述新增的考虑因素囊括了从商标的注册、使用、以及由大量使用而累积的价值等，增加了权利人举证内容及方式，从而能让行政机关及法院对确认商标驰名情况做出更全面的考量。

关于“该商标在国外的使用情况”，尽管此次《征求意见稿》未明确提及，但根据前述《商标审查审理指南》第十章5.4条内容，如果该等域外证据材料能证明该商标为中国相关公众所知晓，那么在确认商标驰名情况时也应当予以考量。

（1）增加对争议商标的“使用”限制 《征求意见稿》第十八条增加了禁止在相同或类似商品上“使用”是复制、模仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标的行为，以及禁止在不相类似商品上“使用”是复制、模仿或者翻译他人驰名商标的行为。

对第二款中的“驰名商标”，此次修改删除了现行《商标法》相应条款中的“已经在中国注册的”驰名商标，也就是，该款中提到的保护范围已扩大到“未在中国注册的驰名商标”。

（2）反淡化保护 《征求意见稿》第十八条第三款增加了“使用、申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人为广大公众所熟知的驰名商标，足以使相关公众认为该商标与该驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著特征、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，禁止使用并不予注册。

”的规定。


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