如何订立商标共存协议，实用新型创造性要求提高以及相关风险

今天，乐知网律师 给大家分享： 如何订立商标共存协议，实用新型创造性要求提高以及相关风险 。

如何订立商标共存协议

在我国商标注册实践中，商标主管机构和人民法院都认为，商标申请人虽然提交商标共存协议，但申请商标能否注册，属于法定审查范畴。

为此，就商标共存协议的法律性质而言，其只能作为相应程序中的证据，由主管机构或法院决定是否予以采信，以及若采信可以认定什么事实。

既然申请商标能否注册不仅涉及当事人的私利，而且涉及消费者的公利，那么主管机构或法院进行审查时，更加关注如允许商标共存，是否会导致消费者混淆。

为此，当事人除应尽可能在商标自身表现形式方面加以区分外，订立一份恰当的共存协议，以证明商标共存不会损害消费者利益的事实，也是必要的。

再者，若从双方契约关系角度看，订立一份严谨的共存协议，有助于保护当事人的合同利益。

（一）了解共存协议的法律性质和作用 了解共存协议的法律性质，及其在商标注册程序中的作用，是订立共存协议的基础。

共存协议是当事人为确定相应权利义务关系而订立的合同，受合同法规范。

其基本作用有二：一是明确双方就商标共存所享有的权利和义务；一方违约时应承担法律责任。

二是是向商标主管机构或人民法院证明，引证商标权利人同意不对申请商标提出异议；且双方认为，通过协议的履行，可以明确区分消费群体，以防止误导消费者现象发生。

共存协议的具体条款，应以前述为基础。

逻辑上讲，没有比商标权人更关注自己商品或服务的消费群体会不会因申请商标共存而产生混淆。

换言之，引证商标权利人承认的事实，应比审查员或法官主观思维，更具有事实基础。

若审查员或法官不接受引证商标权利人主张的事实，则必须拿出更具有说服力的证据或事实依据。

（二）共存协议基本条款及其功能 1、事实陈述（statement of facts）或“鉴于条款”（whereas clauses） 该类条款常用于国际合同的序言；但在共存协议中更具实用性。

因为，它可以开宗明义地表明当事人订立共存协议的背景。

如双方若系母子公司或合资公司关系，陈述如此事实，应使主管机构或法院了解当事人订立协议的经济基础，进而以此为前提，审视商标共存导致消费者混淆的可能性。

如果当事人出于因历史原因订立共存协议，则首先证明争议当事人在约定条件下，对以往纠纷达成和解的事实。

主管机构或法院应尽可能尊重当事人的决定，进而有利于稳定当事人之间的经济关系。

2、“不异议”条款 既然当事人订立共存协议的首要目的，是助力申请商标被批准注册，那么有必要明确约定引证商标权利人负有不对申请商标注册提出异议的义务。

然而，既然合同讲的是“对价”关系，则应明确引证商标权利人履行“不异议”义务的前提，是商标申请人严格遵守协议各项约定。

如若商标申请人没有履行协议义务，则引证商标权利人可以选择的处理方式有：

（1）直接在该类条款中约定，如若商标申请人不履行约定义务，或履行义务不符合约定的，共存协议自动解除；进而使共存协议成为合同法中的“附解除条件的合同”。

当然，共存协议是否继续有效，不对主管机构或法院审理与申请商标注册相关的案件，产生实质影响；但引证商标权利人至少可以此为由，对申请商标提出异议，并不因此承担违约责任。

此外，引证商标权利人还可以相应证据证明，商标申请人违反约定使用商标，是导致消费者可能产生混淆的重要因素等。

实用新型创造性要求提高以及相关风险

新专利法实施细则（以下称新细则）于2023年12月21日颁布，于2024年1月20日施行。

另外，专利审查指南（2023）（以下称新指南）也于2023年12月21日颁布，并将于2024年1月20日施行。

新细则和新指南对实用新型在初步审查时所需满足的创造性要求进行了规定，但是在对实用新型创造性评审的同时，也会给实用新型的申请人或权利人带来一定的风险。

1。 新细则对实用新型引入了创造性的初步审查，提高了要求根据新细则第五十条第（2）项，对实用新型的初步审查包括：“…是否不符合专利法第二十二条、…”。

这里，将原先初步审查时对于实用新型审查专利法第二十条第二款、第四款直接修改为审查专利法第二十二条，从而导致从在初步审查时对实用新型仅审查新颖性增加为可以同时审查新颖性和创造性。

新指南第一部分第二章第11节新增规定，初步审查中，审查员对于实用新型专利申请是否明显不具备创造性进行审查。

此外，审查员可以根据其获得的有关现有技术的信息，审查实用新型专利申请是否明显不具备创造性。

有关创造性的审查参照新指南第四部分第六章第4节的规定。

在旧细则中因为对实用新型的初步审查仅限于新颖性，所以某些时候如果非要判断实用新型的创造性也仅能局限于稍微“拓展”新颖性审查的范围。

但是，根据新细则对实用新型初步审查的创造性要求作出了明确的规定，这将使得后续审查过程有法可依。

2。新细则虽然对实用新型的初步审查提高了要求，但是创造性的标准没有改变新指南第四部分第六章第4节是涉及无效宣告程序中对实用新型专利创造性审查的规定。

新指南第四部分第六章第4节与审查指南（2010）第六章第4节对于实用新型专利创造性审查都是一样的。

也就是说，根据新指南，在初步审查时对于实用新型创造性审查的标准可以适用无效宣告程序中对实用新型专利创造性审查的规定，这也确保了在初步审查时对于创造性的判断标准的统一。

因此，在初步审查中对实用新型的创造性评价标准这方面，是明确的。

但是，在审查指南中的措辞是“对于实用新型专利申请是否明显不具备创造性进行审查”。

这里，可能有人会将实用新型的创造性初步审查误解为对实用新型专利申请进行明显创造性审查之类的表述。

但实际上，笔者认为“是否明显”将实用新型的创造性初步审查的尺度留给审查员掌握，特别是考虑到中国实用新型的每年申请量所导致的巨大的工作量，针对每一件实用新型专利申请都进行彻底地检索以及评价显然是不现实的，因此在对初步审查过程中，仅仅针对那些明显不具备创造性的实用新型专利申请才会发出审查意见通知书，同时实用新型专利申请的创造性审查标准本身明确是参照新指南第四部分第六章第4节的规定。

3。 实用新型的初步审查要求提高的同时也给申请人带来风险根据关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法，申请日在 2024 年 1 月 20 日以后的实用新型专利申请适用新细则的规定。

同时，自 2024 年 1 月 20 日起， 国知局依照修改后的新细则第五十条的规定， 适用修改后的专利法实施细则第十一条对初步审查、 实质审查和复审程序中的专利申请进行审查。

根据新细则第十一条，申请专利应当遵循诚实信用原则。

提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。

根据规范申请专利行为的规定第三条，属于非正常申请的行为包括：（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同， 或者实质上由不同发明创造特征、 要素简单组合形成的；（二）所提出专利申请存在编造、 伪造、 变造发明创造内容、实验数据或者技术效果， 或者抄袭、 简单替换、 拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的。

根据新指南第四部分第六章第4节，对于实用新型专利而言，一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价其创造性，对于由现有技术通过“简单的叠加”而成的实用新型专利，可以根据情况引用多项现有技术评价其创造性。

也就是说，对于因创造性而在初步审查中被驳回的实用新型专利申请或无效宣告程序被无效的实用新型专利，很有可能是因为相对于现有技术“简单的叠加”这个原因。

在这种情况下，针对实用新型的申请人或权利人而言面临违反诚实信用原则的风险。

笔者认为：[1]如果申请人或者权利人申请过多件实用新型专利申请，但是恰好这多件实用新型专利申请的内容是由不同发明创造特征、要素简单组合而成；[2]如果申请人或权利人申请过的专利申请中存在简单替换、拼凑现有技术的情况，则根据新细则的规定在因实用新型专利申请不符合创造性要求被驳回或者实用新型专利不符合创造性要求被无效的情况下，申请人或权利人很有可能触犯诚实信用原则，这为申请人或权利人带来了潜在风险。

就实用新型制度的设计初衷而言，是为了鼓励申请人对其发明创造申请并取得保护。

通常，实用新型的创造性要求要低于发明。

这也会导致如果实用新型被认定为不具备创造性的话，则实用新型的技术方案很有可能会被归类到“不同发明创造特征、要素简单组合”或“简单替换、拼凑现有技术的情况”，而被认定为违反诚实信用原则。

根据新细则第一百条，申请人或者专利权人违反本细则第十一条规定的，由县级以上负责专利执法的部门予以警告，可以处10 万元以下的罚款。

有时候申请人在申请实用新型之初往往很有可能无法检索到全部现有技术或者说主观上根本没有违反诚实信用原则的意识。

针对这种情况，新细则或新指南对于如何将“不同发明创造特征、要素简单组合”或“简单替换、拼凑现有技术的情况”与实用新型创造性不足进行区分似乎并不明确。

对域名纠纷中确认不侵权之诉的两点思考

对于域名权属纠纷，当事人可以向相关域名争议解决机构提出投诉申请，通过域名争议行政强制程序进行解决。

如果对域名争议解决机构作出的裁决不服，当事人可以另行向法院提起诉讼。

在此类民事纠纷中，当事人的诉讼请求该如何表述呢？ 此类纠纷应该是对域名权属的认定。

因此，最直接、准确的诉讼请求应该是类似与“确认争议域名为***所有”或“请求将争议域名转让给***”这样的表述。

但是笔者检索发现，有不少当事人将诉讼请求表述为“确认系争域名不侵权…”或“确认系争域名不侵犯被告的商标专用权…”。

这类诉讼请求说的都是“确认不侵权”。

对于这类“确认不侵权”是否应该予以支持，目前不同法院的观点相去甚远。

在吴某诉中国银联股份有限公司确认不侵权纠纷案中，上海市浦东新区人民法院认定“本案是原告提起的确认不侵权诉讼。

确认不侵权诉讼的成立条件是：当事人受到了知识产权权利人指控其侵权的警告，而其不认为自己的行为构成侵权；知识产权权利人未向有权处理该纠纷的人民法院或行政管理部门投诉；权利人未向有权部门投诉，可能会对被警告人的权益造成损害。

本案原告以系争域名实际注册人的身份出现，在被告提起域名争议的情况下，具备了受到侵权警告并认为自己的行为不构成侵权这一条件；被告向域名争议解决机构申请裁决，该裁决系民间裁决，并不产生仲裁法或诉讼法上的效力，相对一方若不接受，有权向人民法院起诉；若不起诉将直接产生改变原有民事权益秩序的后果，可能会对其造成损害。

因此，本案具备提起不侵权之诉的条件”。

但是在另一案件“廖建峰与三井化学株式会社网络域名权属纠纷”[2]中，原告廖建峰的域名被三井化学株式会社向亚洲域名争议解决中心北京秘书处提出投诉申请（在这之前三井化学株式会社向廖建峰发送了警告函），后被裁定将域名转让给三井化学株式会社。

廖建峰向法院提起诉讼，请求确认涉案域名不侵犯三井化学株式会社的商标专用权并确认涉案域名归其所有。

在该案中，北京市高级人民法院阐述了完全不同的观点，认为“确认不侵权诉讼的成立条件是，权利人向他人发出侵权的警告，被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权，权利人收到该书面催告后，在合理期限内既未撤回警告也未提起诉讼，此时，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵权诉讼的，人民法院应当受理。

本案中，三井化学株式会社向廖建峰发出了其注册、管理的网站构成不正当竞争的律师函，但现有证据并不能证明廖建峰书面催告三井化学株式会社行使诉权。

因此，廖建峰不具备提起本案确认不侵犯注册商标专用权的条件，原审裁定的结论正确”。

从上述两个判决中可以看出，目前司法实践对域名裁决之后提出的“确认不侵权”观点截然不同。

笔者认为，造成这种现象的主要原因在下面两方面：

1。 域名权属纠纷与域名侵权纠纷 域名争议解决机构审理域名纠纷时，依据《统一域名争议解决政策》（以下简称“《政策》”，由ICANN（互联网名称与数字地址分配机构）制定）或《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》（以下简称“《解决办法》”，由中国互联网络信息中心制定），审查域名投诉是否满足其中规定的三个条件，进而是否应当予以支持。

《政策》和《解决办法》三个条件分别是：(1) 争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同，或构成混淆的近似性；(2) 被投诉人对争议域名或者其主要部分不享有合法权益；(3) 争议域名的注册或者使用具有恶意。

这里的三个条件，与域名是否侵权没有关联。

只要满足这三个条件，不管该域名依据管辖地的法律是否构成侵权，投诉都会受到支持。

在域名民事诉讼中，我国法院在审理时，都是统一适用《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定（由于《政策》和《解决办法》都不是我国立法机关制定的，不属于我国的法律，因而不能成为直接审判依据）。

而该司法解释对域名权属纠纷和域名侵权纠纷没有进行明确区分。

根据该司法解释第八条的规定，如果认定注册、使用域名构成侵权或不正当竞争，那么权利人就可以请求法院判令将域名转让到其名下，即域名权属发生转移。

简单照此推理，就会得出这样一种结论：为了不让域名权属发生转移，那么就要证明注册、使用域名不构成侵权或不正当竞争。

实践当中，很多域名民事纠纷在诉讼请求中也都将“域名权属纠纷”和“域名侵权纠纷”混为一谈。

然而，上述司法解释对侵权的认定是笼统且模糊，与特定侵权行为，如侵害商标权、侵害商号权等行为的概念不一样，二者对侵权认定的构成要件也不一样。

实际上，根据该解释的第四条，判定注册、使用域名是否构成侵权或者不正当竞争的四个条件与《政策》和《解决办法》中规定的三个条件，在本质上是相同。

这些实质相同的认定条件，有利于衔接司法程序与域名行政强制程序，统一在两个程序中的裁判标准。

这些认定条件对商品、服务的类别并没有特别限定，并不要求是“在相同或类似商品上的使用相同或近似商标（或商号）”，而这恰恰就是认定侵害商标权或侵害商号权的所需考虑的因素。

域名权属发生转移的前提条件与侵害商标权或侵害商号权的前提条件不同，相较而言后者更严格。

即使认定后者条件不满足，即不构成侵害商标权或侵害商号，也不能推论出该案不符合域名权属发生转移的前提条件。

因此，笔者认为，域名权属纠纷与域名侵权纠纷是两个不同的概念，不能将二者混为一谈。

如果原告对域名权属有争议，向法院提出的诉讼请求中不应表述为请求“确定域名不侵权”。

2。 “确认不侵权”的认定 确认不侵权之诉最早是最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中明确提出的概念。

该概念的目的是为了平衡知识产权权利人和被控侵权人之间的利益冲突，允许被控侵权人在其是否构成侵权处于不确定的状态下，主动请求法院明确其是否构成侵权。

《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

” 从该条分析，提起确认不侵权之诉应当具备下面三方面的前提条件：第一、权利人发出了侵权警告；第二、被警告方或其利害关系人提出了书面催告；第三、权利人在合理期限内未撤回警告，也未提起诉讼。

然而，该解释仅仅只明确了确认不侵害专利权的起诉条件。

对其他类型的确认不侵权之诉纠纷，如确认不侵害商标权、确认不侵害著作权的起诉条件，是否应当严格遵照该解释进行认定，目前尚没有明确意见。

实践当中，各级法院对这些不侵害商标权、确认不侵害著作权的起诉条件，分歧也较大。

具体到本文的域名类民事纠纷中，存在下面两个争议问题：

第一， 向域名争议解决机构提出投诉申请，是否属于“发出警告”的情形。

第二， 书面催告是否是必要前提条件。

无论从域名权属纠纷与域名侵权纠纷的概念来看，还是从确认不侵权之诉的认定条件，在域名裁决之后的诉讼程序中，当事人对诉讼请求都不宜采用“确认系争域名不侵权…”或“确认系争域名不侵犯被告的商标专用权…”这类表述。

同时笔者希望司法实践中对该问题也能做出逐渐统一的认定，指引当事人提出准确的诉讼请求。


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