AI专利的申请策略，专利创造性判断中整体评价和客观分析

今天，乐知网律师 给大家分享： 与技术领域相关联始终是AI专利的申请策略，专利创造性判断中整体评价和客观分析现有技术的重要性 。

与技术领域相关联始终是AI专利的申请策略

人工智能（Artificial Intelligence），缩写为AI。

它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式作出反应的智能机器。

，中国已经成为全球人工智能专利布局最多的国家，数量略微领先美国和日本，三国占全球专利公开数量的74%。

AI专利的申请最多的国内机构包括以国家电网、阿里巴巴、腾讯、乐视、北京光年无限等为代表的公司企业和以浙大、东南大学、华南理工、清华等为代表的科研院校。

基于中国国家专利局的数据，中国AI专利涉及的研究领域基本覆盖了AI研究的各个方向，其中在数据库（38038）、机器学习（13877）、人机交互（9969）、大物联网（8929）、大数据（5055）、语音技术（4835）、虚拟现实（3577）、数据挖掘（1422）、深度学习（786）、自然语言处理（819）、机器人学（1547）等领域尤为活跃。

另外，在人工智能的实践应用中，无人机（9356）、人脸识别（3207）、社交网络（710）、自动驾驶（647）等AI具体应用方向专利数量可观。

作为AI技术日益火爆的一个佐证，《欧洲专利局审查指南》中，欧专局特别为审查员审查人工智能和机器学习相关发明提供了进一步的指导。

一、欧洲的AI审查原则 最新版的《欧洲专利局审查指南》G部分“可专利性”第II章“发明”第3.3节“数学方法”下对“人工智能和机器学习”进行了如下规定：

3.3。1人工智能和机器学习 人工智能和机器学习基于用于分类、聚类、回归和降维的计算模型和算法，例如神经网络、遗传算法、支持向量机、k均值、核回归和判别分析。

这些计算模型和算法本身具有抽象的数学性质，而不管它们是否可以基于训练数据进行“训练”。

因此，G-II，3.3中提供的指导通常也适用于这种计算模型和算法。

在审查所要求保护的主题整体上是否具有技术特性时（第52(1)、(2)和(3)条），仔细查看诸如“支持向量机”、“推理引擎”或“神经网络”之类的表达，因为它们通常指的是缺乏技术特性的抽象模型。

人工智能和机器学习在各种技术领域中得到应用。

例如，在心脏监测设备中使用神经网络识别不规则的心跳有技术贡献。

基于低级特征（例如，图像的边缘或像素属性）对数字图像、视频、音频或语音信号的分类是分类算法的进一步典型技术应用。

然而，仅仅就其文本内容对文本文档进行分类本身不应视为技术目的，而是语言目的（T 1358/09）。

对抽象数据记录、甚至“电信网络数据记录”进行分类而没有表明由此产生的分类有任何技术用途，其本身也不是技术目的，即使分类算法可能被认为具有有价值的数学特性，例如鲁棒性（T 1784/06）。

在分类方法用于技术目的的情况下，如果生成训练集和训练分类器的步骤支持实现该技术目的，则它们也可以有助于发明的技术特性（technical character）。

简言之，最新版的《欧洲专利局审查指南》解释了AI“用于分类，聚类，回归和降维的计算模型和算法。。。。。。本身具有抽象的数学性质。

”然而，该指南指出AI技术“在各个领域都有应用”，“并解释当AI技术应用于技术领域时，这些技术可能具有专利资格。

” 二、中国的AI审查实际 中国《专利审查指南》第二部分第1章第4.2节“智力活动的规则和方法”规定：

如果一项权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不应当被授予专利权。

如果一项权利要求，除其主题名称以外，对其进行限定的全部内容均为智力活动的规则和方法，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，也不应当被授予专利权。

例如，数学理论和换算方法。

除了上述所描述的情形之外，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第25条排除其获得专利权的可能性。

另外，《专利审查指南》第二部分第9章第2节“涉及计算机程序的发明专利申请的审查基准”规定：

如果一项权利要求仅仅涉及一种算法或数学计算规则，则该权利要求属于智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

如果一项权利要求除其主题名称之外，对其进行限定的全部内容仅仅涉及一种算法或者数学计算规则，则该权利要求实质上仅仅涉及智力活动的规则和方法，不属于专利保护的客体。

除了上述所述的情形之外，如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包含智力活动的规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第25条排除其获得专利权的可能性。

那么，如何才能使得一项涉及AI技术的方法权利要求不仅包含智力活动的规则和方法的内容，还包含技术特征呢？假设AI技术为某种具体的算法，权利要求应当清楚地表明解决方案中各步骤以及各函数参数与具体的技术领域中相应物理实现的对应关系，各个参数要结合具体的技术领域。

相应地，说明书和权利要求书不仅要记载具体的技术领域，还要将该算法涉及的各函数参数与相应的操作关联起来。

专利创造性判断中整体评价和客观分析现有技术的重要性

发明实质审查中的四个主要审查内容，其中不同的高度指示出满足相应要求的难易程度。

如图所示，说服审查员最终判定请求保护的技术方案相对于现有技术具有创造性显然要困难得多。

如何判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，《专利审查指南》介绍了一种“三步法”：⑴确定最接近的现有技术；⑵确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；⑶判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见①。

但是，对于一件发明的创造性判定总是在审查员了解发明内容之后才开始进行，这就导致很难从发明人开发此发明时的角度出发来客观看待作出发明过程中所遇到的困难和付出的努力，导致“事后诸葛亮”。

在使用“三步法”判断过程中，当审查员确定发明实际解决的技术问题时，容易将技术手段作为技术问题的一部分，从而难免成为“事后诸葛亮”；因而，审查员简单地套用“三步法”，就会得出与实际情况完全相反的结论。

其实，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性①。

因此，在根据区别特征来确定发明实际解决的技术问题的过程中，仍然需要分析区别特征与技术方案中其它特征之间如何相互关联，进而分析出该区别特征在权利要求限定的整个技术方案中所能达到的技术效果。

假设区别特征就是发明点，判断该区别特征所能达到的技术效果之所以除了分析该区别特征以外还需要分析其与其它特征之间的关联，就是因为如果发明点不需要其它特征的支持，那么就根本不需要在技术方案中记载其它特征，并且发明所能实现的技术效果正是各个必要技术特征相互作用的结果。

专利复审无效行政案件的上诉审理

专利申请驳回复审案件和专利权无效案件是专利行政案件最主要的两类案由。

这两类案件的二审之前一直是由北京高院管辖。

近期全国人大常委会会议通过了关于专利技术类案件的上诉由最高院设立知识产权庭进行统一审理的决定。

国家层面知识产权案件上诉审理机制的落地凸显了国家在创新驱动发展的战略下，对于科技创新的高度重视，以及统一技术类案件的司法裁判标准，完善科技创新知识产权的司法保护，合理保护创新，建立良好知识产权市场秩序的决心。

近两年专利复审无效二审改判案件基本情况 笔者检索了网上公开的裁判日期在2022年至今的二审改判专利行政案件共45篇。

在全部45件案件中，其中39件案件属于专利权无效行政纠纷，占绝大多数，其余6件为专利申请驳回复审行政纠纷，占比较少。

这一方面符合整体上在专利授权确权类行政案件中，无效案件的比例远高于复审案件的整体趋势[3]；另一方面也反映了无效案件，由于涉及第三人和专利权人的双方博弈，因此可以带来更高的争议性。

从裁判结果角度分析，全部45件案件的裁判结果分为两类，其 类是在一审裁决中撤销了复审委的行政决定的情况，二审法院在判决中撤销一审判决，共计24件；另外一类是在一审判决中维持了复审委的行政决定的情况，二审法院在判决中对一审的判决和复审委的行政决定均进行了撤销，共计21件；两者比例基本相当。

在上述检索出的无效案件判例中，二审最终判决结果有利于专利权方的比例约为56%；二审最终判决结果有利于无效请求人方的比例约为44 %的。

两者基本相当，未发现明显的倾向性。

进一步分析发现，在裁判结果为撤销一审判决，但是维持了复审委认定的案件中，最终结果有利于专利权人的比例略低于有利于无效请求人的比例。

而在裁判结果为同时撤销一审判决和复审委决定的案件中，最终结果有利于专利权人的比例则高于最终结果有利于无效请求人的比例。

这种差异可能是由于在二审程序中，二审法院要有效保障对于专利权人的最后救济。

这种保障专利权人最后救济的精神在例如吉联亚科学股份有限公司专利无效案[4]中，认定证据在无效程序中是否可以交叉使用时有着具体体现。

二审法院认为，在无效程序中，“不能将不同无效宣告请求中的证据交叉使用，以防止损害专利权人的利益。

但对于专利权人用以证明其专利有效的证据应予例外，否则一旦专利被宣告无效，专利权人将无法获得救济。

”考虑我国现行的司法审查体系和二审终审制度，行政诉讼程序，尤其是二审程序是专利权人最后的救济机会。

而对于无效请求人来说，一些无效程序中的不足还可以通过重新提出新的无效来弥补。

因此在专利无效行政案件中，二审法院合理保障专利权人的救济有助于实现对创新的保护。

从涉案的专利类型来看，发明专利案件占比最高，约六成，其次为实用新型案件，约占三分之一，外观设计最少。

这一方面反应了整体上，专利行政案件中，发明占比最大，其次为实用新型，外观设计在三种专利类型中占比最小；另一方面，也反映了二审改判案件中，技术型专利尤其是占主要位置。

相信随着最高院知识产权审判庭建立后，统一管辖技术类案件上诉审理后，会更有利于技术类案件司法裁判规则的明确和完善。

近两年专利复审无效二审改判案件中的裁判要点 改判理由主要集中在创造性的认定 除了个别案件基于证据采信问题，避免程序空转等理由撤销了一审判决，绝大多数案件撤销一审判决的理由均是基于专利有效性的实质问题。

在专利有效性的实质问题内进一步分析发现，除了少数案件在改判理由中重点讨论了《专利法》第三十三条的“修改超范围”，《专利法》第二十九条“优先权”问题，或是《专利法》第二十三条针对外观设计是否“具有明显区别”等问题，其他案例中的裁判理由全部围绕专利保护的技术方案是否具有创造性来展开论述并据此撤销了原审判决。

可见，在无效复审行政案件上诉审理中，尤其是对于发明和实用新型专利来说，创造性是最核心的问题。

创造性作为“专利三性”中最为重要的条件[6]，反映的是专利权保护客体的创新高度。

在二审改判案件中高度重视创造性，也体现了专利法鼓励发明创造的立法宗旨。

站在当事人各方的角度，在应对专利复审无效行政案件的二审裁判过程中，则应高度重视创造性问题，对涉案专利是否具备创造性应进行充分阐述。

同时，通过分析既往判例中主要的争议问题和二审法院的审判思路，也可以更好的预判应诉工作的重点，以更好维护合法利益，实现合理诉求。

具体来说，针对创造性的认定，在二审改判案件中主要涉及如下争议问题。

基本坚持“三步法”的适用 绝大多数二审改判案例在创造性认定上均采用了“三步法”。

极个别案例在“三步法”的基础上，同时采用了辅助方法，如赢创德固赛公司专利复审案件[7]中，在通过“三步法”得出不具备创造性的结论后，又辅助论述了通过模拟本领域普通技术人员的研发活动也可以得出同样的结论。

纵观近两年的专利复审无效行政案件的二审改判案件，二审法院基本坚持了“三步法”的适用，并没有出现超越“三步法”认定创造性，撤销原审判决的情况。

此外，在个别判例中二审法院还强调了 “三步法”的严格适用，如在南京胜太专利无效行政诉讼一案[8]中，二审法院强调了应适用“三步法”对区别技术特征要逐一进行分析，纠正了原审中未按照“三步法”进行审查的判断。

可见，关于创造性的判断方法，上诉审理过程中二审法院的基本观点是遵循“三步法”，不得超越“三步法”对是否具有创造性做出不当的判断。

关注技术方案和技术特征比较的实质性 适用“三步法”进行创造性判断的基本过程是先确定最接近现有技术，再比较权利要求的技术方案与最接近现有技术之间的技术特征，以确定区别技术特征和解决的技术问题，最后判断是否显而易见。

对于第一步确定最接近的现有技术，在二审改判案件中，鲜有直接因为最接近现有技术的选择有误而撤销原审判决的。

这主要是由于“三步法”内在的逻辑决定，最接近现有技术选择不当，往往影响后续技术方案的比对或者非显而易见性的判定，但其选择甚至可能并不唯一，本身往往不会成为关键改判理由。

事实上，二审中大量的案件的改判往往发生在“三步法”的第二步和第三步的判断过程中所涉及到的技术方案比较和判断技术特征是否公开上。

照常理，涉案专利的技术方案或者现有技术的公开内容经过专利复审委和一审法院在前置程序的审查判断，在二审中应该不再存在争议。

但是由于我国的二审程序中依然是全面审查，即对上诉请求的有关事实和适用法律均进行审查。

我们注意到二审改判案件的裁判理由中仍然有很多涉及对于技术方案和技术特征是否被公开的重新认定。

对技术问题、技术效果和技术启示进行综合客观判断 在“三步法”的判断过程中，除了技术方案和技术特征的比对之外，针对技术问题、技术启示和技术效果的判断也在多个二审改判案件中被重点论述。

针对技术问题判断的论述，例如，北京金石佳业公司实用新型专利无效案[17]中，二审法院在讨论对于技术问题的认定时强调“”技术问题是发明或实用新型实际能够解决的技术问题，而不是专利申请文件或者专利文件中声称想要解决的技术问题”。

另外，王贺实用新型专利无效案[18]中，二审法院也强调了“在主观技术问题和客观技术问题不一致时，应以审查员或法官认定的客观技术问题为准”。

从中可以看出，二审法院判定技术问题时，高度重视客观性。

准确把握本领域技术人员所具有的知识水平和能力 在“三步法”的判断过程中，对于本领域公知常识和惯用技术手段，以及本领域技术人员所具有的知识水平和能力的认定也在许多判决中成为关键的争议点。

本领域技术人员，作为一个拟制主体，对于其认识水平和知识能力的认定，涉及诸多因素，如何综合衡量，甚至可能已经超越了法律规范而不可避免要求法官的权衡，容易在各方引发争议。

在二审改判案件中对于是否属于公知常识或惯有技术手段的认定，往往也是案件裁判理由的关键，对此在二审判决中也有许多相关的论述。

尤其值得注意的是，在判断是否属于公知常识或惯用技术手段时，不仅要考虑技术特征本身是否属于公知常识或惯用技术手段，往往还要判断技术特征在特定技术领域或技术方案中的应用是否显而易见。

合理解释权利要求 此外，权利要求的解释，虽然不属于“三步法”判断中的一个明确的步骤，但其作为判断创造性的基础，也是许多二审改判案件的关键所在。

对于专利来说，其保护的客体是通过权利要求的语言予以限定的，语言表达本身的局限决定了权利要求解释的重要性和必要性。

专利复审无效行政诉讼案件也不例外，在二审中对于权利要求的解释往往是界定权利要求客体的关键。

通常经历了在先行政程序，以及一审法院的司法审查后，基本明确的用语并不会再作为争议焦点。

然而对于权利要求用语在字面以外含义的确定，往往容易产生争议，成为二审改判案件中认定的关键因素。

二审法院在多篇案例中强调了权利要求解释的规则，例如在陈华清专利无效案中，二审判决指出了权利要求解释的“语境论”规则，即应结合说明书及附图对权利要求进行解释，当说明书中有特别限定的含义，且该限定的含义是清楚的，所属技术领域人员能够明白其限定的含义的，即使权利要求中的术语在所述技术领域有通常含义，也应采用说明书中限定的含义来确定术语的含义。

再如，在阿里巴巴公司专利无效案[31]中，二审法院指出对于权利要求中自行创设的技术术语，在说明书中无明确界定的情况下，应该结合专利文献中的相关记载，基于本领域技术人员的通常理解确定含义，不能简单地将用语限缩到说明书中某一具体实施方式体现的内容。

在对于权利要求的解释过程中也体现了二审法院对于专利权人的合理救济和合法保护，例如二审法院通过个案 [32]认定，基于对专利权人在授权过程中产生的信赖利益的保护，在确权程序中，“在不损害权利要求的公示价值和社会中利益的情况下，应对权利要求作出符合发明目的的解释原则” 。

虽然，在涉及权利要求解释问题的二审改判案件中，每个案件的具体解释认定规则具有个案特征。

但是，这些案例在整体上显示出二审法院在权利要求解释时，不拘泥于文字，重视发明主题和整体技术方案，尊重专利文献中的相关限定，结合上下文含义，以不偏离发明主题为标准进行解释。

对权利要求的解释，也体现了在上诉案件审理过程中，法院对于技术方案的整体把握，以及技术方案创新实质内容的关注。


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