陶义诉北京市地铁地基工程公司专利权属纠纷案，陶某某诉专利行政复议决定、

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陶义诉北京市地铁地基工程公司专利权属纠纷案

原告：陶义，男，55岁，中国建筑地下工程公司总经理，住北京市海淀区学院南路60号3楼2单位5号。

被告：北京市地铁地基工程公司。

地址：北京市海淀区北环西路甲7号。

法定代表人：卢江省，经理。

1983年1月，陶义从中国人民解放军基建工程兵六支队副总工程师调任中国人民解放军基建工程兵北京指挥部预制构件厂厂长。

1983年7月1日，中国人民解放军基建工程兵集体转业，陶义所在单位改为北京市城市建设总公司构件厂（简称构件厂），陶义仍任厂长。

1984年2月13日，北京市海淀区工商行政管理局核准构件厂的生产经营范围为建筑构件。

在此前后，构件厂由于经营不景气，在主要生产建筑构件的同时，运用从国外引进的“小桩技术”，从事一些地基施工方面的经营活动。

1984年4月2日，北京市城建总公司将“小桩技术的试验及应用”编入总公司科研、技术革新计划，下达给下属设计院和构件厂，并拨给科研补助费5000元。

1984年4月16日，陶义根据自己在中国人民解放军基建工程兵六支队工作时多年从事地基工程施工积累的经验，完成了“在流砂、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”（即后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”），并将该技术方案完整地记载在自己几十年来专门记录技术资料的笔记本上。

此后，陶义曾多次向构件厂的其他几位领导讲解和演示该技术方案。

1984年6月，经上级批准，在构件厂内部成立了北京长城地基公司，陶义兼任经理。

1984年9月，北京科技活动中心大楼地基工程施工遇到困难，委托单位请陶义帮助解决。

陶义在用小桩技术打了5根桩均告失败的情况下，将“钻孔压浆成桩法”技术方案向委托单位进行了讲解，委托单位同意使用此方案。

1985年1月5日，构件厂将从河南省郑州勘察机械厂购买的Z400型长螺旋钻孔机运至北京科技活动中心大楼施工工地。

根据国家《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》中关于“施工前必须试成孔，数量不得少于两个”的规定，1985年3月16日和17日，构件厂施工队按照陶义的技术方案打了两根桩，经过检验完全合格，陶义的技术方案首次应用成功。

之后，该技术方案在保密的情况下多次被应用。

1986年1月25日，经构件厂的几位主要领导多次催促，陶义将其发明定名为“钻孔压浆成桩法”，向中国专利局申请了非职务发明专利。

1986年7月，构件厂扩大了经营范围，增加了“地基处理工程”项目。

1986年10月3日，北京长城地基公司与构件厂脱离，改编为与构件厂同级的北京地铁地基工程公司（简称地基公司），陶义任地基公司经理。

1988年2月11日，陶义获得非职务发明专利权，专利号为86100705.1988年6月，陶义辞职离开地基公司。

1988年12月25日，地基公司请求北京市专利管理局将“钻孔压浆成桩法”发明专利确认为职务发明。

1989年8月1日，北京市专利管理局作出处理决定，确认“钻孔压浆成桩法”发明专利为职务发明，专利权由地基公司持有。

陶义对北京市专利管理局的处理决定不服，于1989年11月1日向北京市中级人民法院起诉。

陶义诉称，“钻孔压浆成桩法”发明专利技术方案的完成，既不是执行本单位的任务，也不是履行本岗位职责，更没有利用本单位的物质条件，请求将该发明专利权归其个人所有。

地基公司辩称，“钻孔压浆成桩法”发明专利是陶义在履行本职工作中完成的，是执行上级和本单位交付的科研和生产任务的结果，并且利用了本单位的资金、设备和技术资料，因此，属于职务发明，专利权应由地基公司享有。

「审判」 北京市中级人民法院经审理认为，陶义提供的“钻孔压浆成桩法”技术方案完成的时间是1984年4月16日，地基公司对此不能提出任何充足的证据加以否定，因而这一发明时间是可信的。

陶义本人因长期从事地基施工方面的工作，这对完成该技术方案起了决定性的作用；在此项技术试验过程中，使用了该单位专门为此购买的设备。

据此，该院依照《中华人民共和国专利法实施细则》第十条之规定，于1991年12月23日做出判决：“钻孔压浆成桩法”发明专利权归陶义和地基公司共有。

判决后，陶义不服，以判决结果与认定事实相矛盾、适用法律错误为理由，提出上诉。

北京市高级人民法院经审理认为，陶义提供的“在硫砂、地下水、坍孔等地质条件下成孔成桩工艺的方案”，与其后来申请专利的“钻孔压浆成桩法”的技术方案相同。

该技术方案的完成时间为1984年4月16日。

对该发明专利权的归属，应当以该技术方案完成时间为界限，依据专利法和专利法实施细则的有关规定来确认：第一，陶义作为构件厂厂长，其职责范围应当是领导、组织和管理建筑构件的生产与经营。

地基施工方面的技术开发不应认为是构件厂厂长的本职工作。

第二，1984年4月2日，城建总公司下达给设计院和构件厂的任务是“小桩技术的试验与应用”，它是将国际上已有的小桩技术在国内推广应用，而不是在小桩技术的基础上研究成桩方法方面的新技术。

因此，陶义在其多年从事地基工程经验积累的基础上研究出来的“钻孔压浆成桩法”技术方案，不属于单位交付的任务。

第三，主要是利用单位的物质条件完成的发明创造才属于职务发明创造。

陶义“钻孔压浆成桩法”技术方案完成时间是1984年4月16日，在此之前，陶义并没有利用本单位的物质条件研究该技术方案。

1985年3月16日和17日在北京科技活动中心工地打的两根试桩，是对“钻孔压浆成桩法”技术方案的实施，而不是技术方案完成前对技术方案的试验。

施工所用Z400型长螺旋钻机，是陶义在其技术方案完成之后，为了实施该技术，为企业创利而批准购买的，与技术方案的完成无关。

综上所述，“钻孔压浆成桩法”发明专利，既不是陶义执行本单位的任务所完成的发明创造，也不是利用本单位的物质条件所完成的发明创造，所以，不属于专利法规定的职务发明创造。

陶义的上诉理由合理，应予支持。

一审法院判决“钻孔压浆成桩法”发明专利权归陶义和地基公司共有，缺乏事实和法律依据，应予改判。

1992年5月8日，该院依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条第一款第（二）项之规定，作出判决：一、撤销一审法院判决；二、“钻孔压浆成桩法”发明专利权归陶义所有。

陶某某诉专利行政复议决定、要求行政赔偿案

案由和案号 案由：不服专利行政复议决定、要求行政赔偿 案号：一审（１９９８）一中行初字第１１０号 二审（１９９９）高行终字第１６号 一审合议庭组成人员：审判长：梁菲；审判员：吴月；代理审判员：刘景文 二审合议庭组成人员：审判长：郭宜；审判员：张宏伟；代理审判员：赵宇晖 当事人基本情况 原告：陶某某，女，４３岁，某研究所工程师。

被告：知识产权局。

被诉的具体行政行为 １９９７年１２月５日陶某某知识产权局（以下简称知产局）逾期５年不作为为由申请行政复议，要求赔偿１００００００元。

知产局于１９９８年３月４日作出第３８１号复议决定，认为“该案审查时间过长我局确有责任，但申请人的１００００００元经济损失无事实根据和法律依据，予以驳回”。

原告的诉讼请求和起诉理由 陶某某认为知产局的第３８１号复议决定不符合法律规定，故提起行政诉讼。

要求撤销该复议决定，赔偿经济损失１００００００元。

被告的答辩意见 知产局认为其对陶某某专利申请的审查虽时间较长，但并不违反有关法律规定，陶某某的赔偿请求没有事实依据和法律依据，故要求予以维持其第３８１号复议决定。

一审法院认定的事实 原告陶某某于１９９２年１１月５日向知产局提交了一项名称为“电子锁”的实用新型专利申请。

专利申请号为９２。２４１０７３。９，专利设计人为陶某某，代理人为陶某某之兄。

经初步审查，知产局认为陶某某提交的申请材料中对涉及专利技术的电子部分未作说明，属专利申请技术公开不充分，故于１９９３年２月２３日向陶ｘｘ发出审查意见通知书，要求其重新提交申请或主动撤回原申请。

陶某某于１９９３年３月３１日向知产局提交了陈述意见，称其专利申请中的“控制电路”部分不是本专利的必要技术特征，是现有技术，要求其详细说明是不必要的，表示不同意知产局意见，故未对其“电路控制’，部分作出说明。

１９９３年５月４日，知产局向陶ｘｘ发出第二次审查意见通知书，并要求与陶某某约定时间会晤。

对此陶某某未予答复，知产局于１９９４年８月１０日发出视为 撤回通知书。

陶某某于１９９４年１１月４日以知产局要求其会晤时未规定期限，且其兄作为其代理人此间曾与知产局取得电话联系为由申请行政复议并要求赔偿。

知产局于１９９４年１２月７日作出行政复议决定，恢复了陶某某的专利申请，驳回其赔偿请求。

１９９５年１月１８日、４月５日、８月３０日知产局陆续向陶某某发出补正通知及审查意见通知书，陶某某只就４月５日的审查意见通知书作出了意见陈述，仍不同意知产局的意见，其余被邮局以“久催不取，逾期退回”。

１９９５年１０月２４日陶某某以知产局三年不作为，侵犯了其合法权益为由向知产局申请行政复议并要求赔偿损失。

知产局于１９９５年１２月２０日作出１５７号复议决定，认为对陶某某的专利申请的审查处于正常状态，驳回了陶火又的赔偿请求。

１９９５年１１月２２日、２５日、１９９６年２月１４日、１９９７年２月６日知产局继续向陶某某发出审查意见通知书，陶某某分别于１９９６年４月３日、１９９７年５月９日提交了陈述意见书，坚持原来的意见。

１９９７年１２月５日陶ｘｘ以知产局逾期５年不作为为由申请复议，要求赔偿１００００００元。

知产局于１９９８年３月４日作出第３８１号复议决定，认为“该案审查时间过长我局确有责任，但申请人的１００００００元经济损失无事实根据和法律依据，予以驳回”。

１９９７年１２月１７日知产局通知陶某某准备驳回其专利申请。

１９９８年４月工日知产局作出视为撤回决定。

４月２９日陶某某提出行政复议申请，要求撤销该决定并赔偿其经济损失２００００００元。

１９９５年５月２２日知产局作出第３９７号复议决定，驳回了陶某某的复议请求。

一审法院判决理由及判决结果 一审法院认为，知产局对陶某某的专利申请审查时间已超过了合理期限，违背了专利法保护专利权，鼓励发明创造，利于发明创造的推广应用，促进科学技术发展这一宗旨，侵犯了陶某某的合法权利，故知产局对陶ｘｘ的专利申请审查时间过长的行为违法，应对陶某某的直接损失予以赔偿。

但陶ｘｘ提出赔偿损失的证据不充分，故不予支持。

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第（三）目，判决：一、确认知产局对陶ｘｘ的实用新型专利申请审查时间过长的行为违法；二、撤销知产局１９９８年３月４日作出的第３８１号复议决定；三、驳回陶某某的其他诉讼请求。

陶某认为一审判决驳回其请求不当，提起上诉，要求赔 偿其专利研究的前期投入１３８００００元；无形财产损失５００００００元；精神损失１００００００元。

知产局认为其审查时间过长并不构成违法，第３８１号复议决定应予维持，但未就一审判决提出上诉。

集安三装彩印厂非法印制销售注册商标标识案

案情简介 吉林省集安市三装公司彩印厂（以下简称彩印厂）系指定商标印制单位。

1992年6月，彩印厂原厂长丁某某在未收取任何商标印制证明的情况下，接受通化县参源补品厂（以下简称参源厂）委托，擅自为该厂印制带有“三蝠”注册商标的人参蜂王浆盒及有关标识20万套，每套0.39元，共计78000元；同时，又印制含有相同图形但无“三蝠”文字注册商标的参茸王浆盒及有关标识30万套，每套0.39元，共计117000元。

商标印制完毕后，彩印厂多次与参源厂联系催要货款，参源厂以没钱为由迟迟未取这批包装盒及有关标识。

1995年6月，一位名叫兰某某的人手持通化县长白山山泉补品厂（以下简称山泉厂）介绍信，先后两次来到彩印厂，以原参源厂已更名为山泉厂为由，要求提取以前印制的“三蝠”牌人参蜂王浆、参茸王浆包装盒及有关标识。

彩印厂在未弄清对方真实身份、企业性质的情况下，仅凭一张介绍信，经过双方讨价还价，最后以每套0.15元一次性卖给兰某某，获现金65000元。

集安市工商行政管理局在对商标印制企业检查时，发现彩印厂承印的这批印制业务无任何手续，于是，就有关情况进行了调查。

经查，使用在滋补饮料商品上的“三蝠”注册商标系参源厂于1989年2月26日向商标局提出申请，商标局于1991年5月27日核准注册，注册号为339935。参源厂由于经营管理不善，到1992年底已欠货款达202万元。

1993年2月，该厂主管部门通化县江甸镇企业管理办公室向通化县乡镇企业管理委员会提出关停申请，同年4月得到批准，关于5月30日，由通化县工商行政管理局依法为参源厂办理了注销登记。

1993年6月，江甸镇又在参源厂原厂址重新成立了山泉厂。

经有关方面证实，兰某某既不是参源厂的职工，也不是山泉厂的职工，且山泉厂自1994年4月停产后，一直未开展生产经营活动。

集安市工商行政管理局调查后认为，彩印厂系商标指定印制单位，在生产经营中，不按《商标法》、《商标印制管理办法》等有关法规要求承担印制商标，擅自印制、销售注册商标标识，违反了《商标法》第38条第（3）项、《商标印制管理办法》（国家工商局令原第2号（第9条第（1）项之规定，属侵犯注册商标专用权行为。

1995年8月1日，集安市工商行政管理局对彩印厂依法作出如下处理：（一）责令该厂立即停止制造、销售他人注册商标标识违法行为；（二）依据《商标法》第43条之规定，处以非法经营额65000元的20%罚款，计13000元，上缴国库；（三）该厂92年曾出现过类似商标侵权行为，本应从重处罚，但鉴于企业目前生产经营困难，决定从轻处罚。

要求该厂从中吸取教训，立即建立健全商标印制管理制度，严格按照《商标印制管理办法》承揽、印制商标。

案件评析 一、关于企业被注销后商标专用权是否有效问题 商标专用权是企业一项重要民事权利，是企业按法定程序依法向国家商标主管机关申请并经核准后取得。

商标权是由商标权主体、商标权客体及商标权内容三部分构成。

商标权主体是指商标权的所有人，即商标注册人。

根据我国《商标法》规定，商标权主体包括依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合伙及外国人或外国企业，它们是商标权利的享有者。

而商标权的客体是指法律对商标权所保护的具体对象，是商标权的物化载体即注册商标。

也就是说，商标权虽说是一种无形权利，但它必须授予某一具体的民事主体，并依附于某一具体的客体，才能确定其商标权保护的具体内容。

如果一个企业法人资格被注销了，那么即意味着其民事主体资格就被依法取消，它也就不再具有享有民事权利和承担民事义务的法律资格。

商标所有权作为企业被注销前所享有的各种权利之一，也将伴随着民事主体资格的撤销而失去法律效力。

就本案来讲，自1993年5月30日，通化县工商行政管理局依法注销参源厂企业登记之日起，“三蝠”注册商标专用权即行丧失。

地方工商行政管理机关若查明该注册商标在企业注销前未依法转让，应报请商标局注销该注册商标。

二、关于本案的定性问题 如前所述，商标注册人的企业法人资格被注销后，其注册商标就不再享有商标专用权了。

那么，此时，他人使用该注册商标，或销售该注册商标标识，就不存在侵犯商标专用权的问题了。

本案中，彩印厂违法行为分两个阶段，第一阶段是在未收取商标注册人有关商标印制证明情况下，承印注册商标标识，属违反商标印制管理规定的行为。

第二阶段，是参源厂被注销其企业法人资格后，在未属行有关审查义务情况下，将“三蝠”注册商标标识卖给他人，从形式上看，属《商标法》第38条第（3）项关于“销售伪造、擅自制造的注册商标标识的”侵权行为。

所以，集安市工商行政管理局据此定性彩印厂的销售行为属商标侵权行为。

但从实质上看，由于商标注册人作为民事权利主体已不复存在，此时，他人销售“三蝠”注册商标标识的行为已无具体权利侵害对象，仍定性为商标侵权是不妥当的。

那么，对彩印厂的销售行为如何定性呢？由于“三蝠”商标名为注册，实际法律已不再对其进行保护了。

因此，他人对这批商标标识识的鼾，可根据《商标法实施细则》第34条关于“任何人不得非法印制或者买卖商标标识”规定，定性为非法买卖商标标识更为准确。

以此定性，同样可以对行为人施以适当的行政处罚，以达到商标行政管理的目的。

三、关于处理决定书中的问题 本案中，集安市工商行政管理局下达的处理决定书中共有三项内容。

其中，第一项处理决定是“责令该厂立即停止制造、销售他人注册商标违法行为”。而在本案中，彩印厂的擅自印制（制造）注册商标标识行为早已在三年前完成了，下达处理决定书时并无继续擅自制造行为，违法印制行为已经终止，不存在立即停止问题。

同样，其擅自销售他人注册商标标识行为，亦是下达处理决定书前的1995年6月份一次性完成，也无继续销售之行为。

《商标法》第44条规定的罅商标侵权行为，是针对正在发生或即将发生的商标侵权行为。

对已经完成的商标侵权行为，不存在制止，只是如何认定，如何处理的问题。

所以，不能机械适用法律，应依具体案件而定。

本案中的第一项处理决定实属画蛇添足。

第二项处理决定，从形式看，没有什么问题。

但由于办案机关出现定性不当，导致适用法律处理依据也是错误的。

此案依据《商标法实施细则》第34条之规定定性，同样可以达到处罚目的。



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