专利申请过程中的权利配置，专利的强制许可制度

今天，乐知网小编 给大家分享 专利申请过程中的权利配置，专利的强制许可制度

专利申请过程中的权利配置

[摘要]专利申请书中权利请求项部分的撰写，是整个专利申请过程的核心。

对于专利工程师而言，不但需要考虑采取什么样的申请策略以使技术获得最充分的保护，而且还要注意平衡各参与人之间的贡献和收益。

结合美国专利法的部分条文进行研究，可以得出一些权利配置方面的启示。

[关键词]专利申请；权利配置；权利请求项 专利制度之道，在于藉由技术揭露而提升整体产业水平；专利制度之术，则在于行使专利的排他权。

专利申请的目的，在于累积商业上的攻防武器及筹码，同时，亦可作为市场对特定公司研发能量的一种客观评价指标。

在专利申请的同时，还有可能涵盖不同类型知识产权之间的交互运用，例如实用新型、商标、著作权与商业秘密等。

怎样才能达到最佳的保护效果，是专利申请前后需要考虑的问题。

发明人在创作或发明完成时所进行的专利申请，可以依循一般专利制度下的申请规则，以专利排他权效力所及的范围，思考制造国、市场国、进口国或是竞争对手国等来作为申请国的考虑，或是在申请被驳回时运用最适合专利申请的制度来据理力争。

除此之外，专利申请时的考虑因素，仍有一些法律规范之外的情况值得探讨。

一、专利保护与商业秘密保护的权衡 申请专利时，发明人与代理人会碰到的第一个问题是该揭露(Disclosure)到何种程度才够。

尤其在专利说明书的撰写上，一方面担心技术揭露了，却无法取得专利权，例如一件发明专利申请案，自申请之日起一段期间内未撤回申请者，则自动进入公开(Publication)的程序；另一方面担心，技术一旦揭露了，所取得的专利权利保护范围不够完整，或者因为各种因素隐藏着权利不确定的风险，例如权利请求项(aaim)的构成要件(Element)与限制条件(Limitation)之间的组成，或者权利请求项所使用的语法等，将直接对专利要件之满足与取得专利权后的权利范围解读(Claim interpretation)上，具有直接影响的关系。

专利法上之充分揭露(Adequate disclosure)系作为权利请求项之支持(Support)，未能满足充分揭露的要求，可能会导致驳回申请的后果。

但反言之，做过多的技术揭露而未纳进权利请求项中进行保护，也会被视为是贡献给社会大众(Dedicated to thePublic)，或者，申请案可能满足了技术揭露的要求，也满足了其它形式要件的要求后，还是有可能被审定为欠缺非显而易知性(Non—obviousness)而遭受驳回，产生至终都无法取得专利权的情况。

关于技术揭露程度之拿捏，笔者认为除了要满足法定揭露要件之外，另一个能够不揭露却能受保护的情况，也许正是适用商业秘密法(Trade secrete)来保护，若是，则该技术内容也许得从商业秘密法的角度来思考其要件满足与否的问题。

在判断以专利或以商业秘密作为请求标的之分野上，或许申请人能从回避设计(Design around)与逆向工程(Reverseengineering)的角度来判断要不要作申请专利而为技术揭露的标准。

也就是说，如果依据一般同业技术水准，竞争对手能合理地反推实质发明技术内容者，也许是申请专利作为防范他人窃取研发成果之方法系为合宜，反之，如果客观上不能回避设计亦无法由逆向工程了解技术内容或设计理念者，则似乎应以商业秘密保护为妥，例如是大部分不可逆的化学工程所产生之配方。

再者，要如何减少遭受官方以不具任何专利要件而核驳的问题，则有待代理人很确切地进行前案与先前技术检索(Prior art search)，此举似乎能减低申请案之权利请求范围与先前技术重叠的新颖性(Novelty)问题；而非显而易知性之争执问题，则很无奈地将回归到发明之技术内容的本质，毕竟，在代理人没有任何疏忽的情况下，优质的技术内容是优质专利权的源头，即使代理人非常善尽职责，但不外乎也仅能在不干涉先前技术或公众领域(Public domain)的情况下作最大范围的调整，似无法为客户端创造优质技术，且此项工作也不是专利代理人之职能所在。

二、发明人与权利请求项的几点考虑 在发明人与权利请求的互动关系上，有些值得注意的地方。

例如消极面上，发明人之不实陈述可能会影响日后行使权利的问题，而积极面上，发明人的详实记载是专利授权后所得的使用费，作为发明人奖励金分配之依据。

1，同一法人之共同研发 举个公司内部的例子而言，某件申请案包含了一种特定装置与一种特定方法，且该特定装置系由甲君所负责研发，而该特定方法则由乙君所负责，于申请时，如果本案之两发明得适用一发明一申请原则，实务上会将该发明之装置技术与方法技术揭露在同一份说明书之上，顺理成章地，也会将所揭露之技术内容作为权利之请求范围，这是并案申请的情况。

反言之，如果申请后官方意见认为不符合一发明一申请原则，申请人似乎只能申请分割案(Divi—sional application)来遵循限制之要求(Requirementfor restriction)，但一旦将这两个请求标的作分割，自然地，在发明人的记载上，分割后之装置申请案应详实填具甲君，而方法申请案则填具乙君，如此才能满足真实发明人陈述的要求。

2，复数法人之共同研发 另外，亦有可能发生委外设计或跨公司之间共同研发的情况，假设甲公司负责该产品有关电子电路的控制方法(Method)，乙公司则负责该产品结构上的机构设计(Apparatus)，两方公司事前协议于技术开发完成之后，由双方共同取得专利权，但是申请时被审定不符合一发明一申请的原则，势必就得将该控制方法与机构设计申请分割后，再各自单独申请。

在此可能有两个阶段可以作为发明人记载的参考考虑，其一，假设该控制方法与该机构设计并不是同一段时间内所共同完成的，而是甲公司先完成电子电路的控制方法，而后乙公司依据甲公司已完成的部分再进行结构上的机构设计，此种情况似乎以个别记载发明人为妥，例如甲公司的电子电路的控制方法申请案上系记载甲公司之研发人员，而乙公司之结构设计申请案则记载乙公司之发明人为妥；其二，假设该控制方法与该结构上的机构设计是在同一段时间内所共同完成的，两者有相辅相成的关系，双方依据各自的设计需求而完成整体技术内容，双方有具体的共同研发过程，此种情况若遇分割时，则电子电路的控制方法申请案与机构设计申请案两案在记载发明人时，应同时记载双方公司之研发人员(Co—inventors)为妥。

3，权利项群组的配置 [page] 另外，关于权利请求项群组的配属，也是一个相当耐人寻味的情况。

按一般撰写原则的要求，一个权利请求项群组代表着一独立项(Independentclaim)及依附该独立项之附属项(dependentclaim)，特定群组的附属项亦不会依附别的群组上。

如果我们以图形来想象时，一个群组的形状应该是倒三角形，亦谓，若群组之第一项为独立项，且请求之权利范围为群组中之最广者，则该群组之最后一项应为附属项，且请求之权利范围应窄于第一项之独立项。

再假设，若某一案共有三个群组，包含了三个独立项与十七个附属项，一般的情况是，会将较广的群组配属于第一个群组，且将最窄的群组配属于最后一个，官方将依据顺序逐项进行审查。

虽此为常见的情况，但曾见个案上亦有奇想地将其倒置，也就是把最窄的群组放置于第一个群组，将最广的群组放置于最后一个群组。

如此配置关系，可能会对浏览该专利说明书的人或者是进行审查的审查委员造成某种程度的假象效果。

例如在评估有无侵权疑虑的时候，如果只看完请求项中的第一个群组，甚至是第一项独立项就判定有无侵权的话，此举是风险很高的；又或，在审查时，若仅凭第一个群组就予以审定，则即使申请人日后取得专利权，其专利权也真的只能推定为有效且具执行力，实质上有几分作用则为问号。

因此，即使阅读权利请求项而不解读，也应该自始至终为妥；忽略完整的请求范围将对专利解读的人不利，轻易地核准审定也未必对申请人有利。

专利的强制许可制度

[摘要]“青山遮不住，毕竟东流去”。

历经15年漫长艰辛的谈判，中国终于迈进了WTO的门槛，成为其会员。

这标志着我国对外开放和现代化建设事业进入了一个里程碑意义的新阶段。

WTO是以法律规则为基础的国际经济组织，具有一整套系统的法律规定体系。

其中，《马拉哈什建立世界贸易组织协定》（GATT）、《服务贸易总协定》（GATS）和《与贸易有关的知识产权协定》（Trips协定），构成三大基本实体协定。

Trips协定是一部“条约附加”行的协定，即在吸收和确认已有知识产权国际公约保护标准的基础上，通过细化和提高保护标准，进一步规定了各类知识产权保护的实体规范。

郑成思先生曾说：“商品的自由流通、服务的自由流动和知识产权保护，构成世贸组织的三根支柱。

在这三根支柱中，知识产权的地位最重要，因为知识产权与有形货物买卖，以及服务贸易都有相当密切的联系，实际上知识产权保护是为商品的自由流通和服务的自由流动起保障作用的。

”① [关键词]权利限制、权利限制的限制、法定交叉许可、紧急状态、改进专利 知识产权协议的“专利”一节是谈判过程中最为困难的一部分，涉及到发达国家与发展中国家相互之间争议很大的问题，在WTO多哈部长会议上，知识产权与公共健康问题又成为争议激烈的问题。

发展中国家认为它们应当能够以低廉的价格得到医治爱滋病、结核病等疾病的“救命”良药。

由于这些药物基本上是在发达国家生产的价格昂贵的专利药，穷国买不到或买不齐，以巴西为首的一些发展中国家要求Trips协定允许各国在发生大众健康危机时采取特殊措施，如允许本国企业仿制外国专利药。

美国则担心类似的特殊措施会被滥用，从而影响本国制药业赢利。

该会议最终取得的进展是各世贸组织成员可以在发生公共健康紧急状态时采取突破药品专利保护措施。

② 一、专利的强制许可制度 Trips协定“专利”的一节，主要针对的是对专利的“权利限制”。

这些条款包含三方面的内容：一是规定了允许成员进行什么范围的权利限制；二是不允许成员进行什么范围的权利限制；三是在允许的范围内必须符合哪些条件。

对于一般的权利限制，协议只作了原则的规定，但成员可以对专有权规定例外。

“例外”，主要就是“权利限制”（即强制许可）。

在绝大多数发展中国家都有强制许可条款，即在发展中国家授予专利权人特定年限的独占的专利权，该期限经过后，权利人在获取补偿条件下必须将其专利许可当地工业使用。

这种规定要求授予专利之后的不长时间内（如三年），专利应当在当地实施。

如果专利不能或者没有及时开发，就成为强制许可的对象。

（一）协议规定了例外应当符合的前提条件，即：③ （1）必须是为了不使专利妨碍第三方的合法利益而进行的限制； （2）这种限制不能与专利的正常使用冲突（包括不能损害专利“被许可使用人”的利益）； （3）这种限制不能够不合理地损害专利权人的利益。

（二）Trips协定明文规定的事由及其他事由 Trips协定第31条第2项明文规定的事由有下列几项： （1）拒绝交易。

即“在此种使用之前，拟使用者已以合理的商业条款和条件争取权利人的授权，但在合理的期限内该争取未获成功，才允许此种使用。

”该规定实际上与反垄断有关，专利权是一种合法的垄断权，但权利人滥用其垄断地位，拒绝他人的合理使用要求，就是拒绝交易性质的滥用垄断地位。

④ 为获得基于强制交易的强制许可，利害关系人应当证明其已以合理的商业条款和条件争取权利人的自愿授权，但在合理的期限内遭到拒绝或者未予答复。

（2）紧急状态和极端情势。

这就是“在成员处于国内紧急状态、其他紧急情势或者非商业公共使用的情况下，可以豁免这些条件。

但是，在国内紧急状态或者其他紧急情势的情况下，应在合理的时间内及时通知权利人。

”此种强制许可的事由是紧急状态或与此类似的原因，如与公共健康和营养相关的饿情势。

（3）反竞争行为。

强制许可可以为救济反竞争行为，成员不必适用（2）和（6）项规定的条件。

在此种情况下确定补偿时，应当考虑纠正反竞争行为的需要。

“美国就按其谢尔曼反托拉斯法适用这种强制许可。

救济反竞争行为的强制许可是Trips协定第8条第2项规定的禁止滥用知识产权原则的具体运用。

这种许可必须给予权利人补偿。

纠正反竞争行为的需要，可以在决定补偿数额中予以考虑，该规定允许降低补偿，甚至免费许可（如美国）。

⑤ （4）非商业公共使用。

这可以发生在政府机关为完成使命而使用受保护的专利的情形。

应当注意的是，此种使用不是必须由政府直接使用，也可以由私人享有，而且这类强制许可无须事先请求和通知。

（5）依赖型专利。

Trips协定第31条第（11）项规定：“如果此种使用是为了利用一项（‘第二专利‘），而该专利不经侵犯其他专利（’第一专利’）即无法使用，则应当适用下列附加条件：①与第一专利中的发明相比，第二专利中的发明应当涉及具有重大经济意义的重要技术进步；②第一专利的所有人应当有权以合理的条件以交叉许可方式使用第二专利中的发明；③对第一专利授予的使用不得转让，除非与第二专利一并转让。

”这是一种基于专利的依赖性而授予的强制许可。

在这类强制许可中，第二专利必须具有“重大经济意义的重要技术进步”。

这种专利实际上是一种“改进专利”，在有些国家，改进专利对电子类行业的发展具有重要意义。

然而，改进专利获取原专利的强制许可，必须取决于两者之间的经济和技术价值的价值对比。

该价值对比的标准取决于授予专利的国家的经济和技术条件，以及所涉及的专利所有人的规模和实力。

因此，在发展中国家具有重大经济性的专利，在发达国家却未必如此。

（6）其他事由。

Trips协定第31条规定的强制许可事由是一种示例性规定，成员在其国内法中还可以规定其他的强制许可事由。

如：公共利益事由；环境保护事由；没有实施或实施不充分；国家出口的需要。

（三）强制许可的限制条件（郑成思称为“权利限制的限制”）⑥

专利的申请流程是什么

一、 申请专利的流程如下： （一）确认需要申请的专利类型。

（二）检索同类型专利，可自行检索，也可委托代理机构更全面的检索。

（三）准备申请文件，提交进入申请步骤。

（四）获得受理通知书。

（五）初步审查（若是发明专利申请初审前发明专利申请首先要进行保密审查，需要保密的，按保密程序处理）。

（六）公布阶段（特指发明专利申请）。

（七）实质审查（特指发明专利），从新颖性、创造性、实用性等方面进行全面审查。

（八）授权阶段。

实用新型与外观专利在第五步审查合格后即可直接进入授权阶段。

二、 专利法规定： 第六条　执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

第七条　对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。

第八条　两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

第九条　同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

（九） 两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。



专利申请过程中的权利配置 的介绍就聊到这里。


更多关于 专利的强制许可制度 的资讯，可以咨询 乐知网。



(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 如何申请专利 专利代理