本国优先权在专利申请中的应用？，李XX与深圳岩土工程公司发明专利临时保护

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本国优先权在专利申请中的应用？

一九九三年一月一日起正式实施的专利法，增加了本国优先权的规定。

本文就本国优先权的作用、本国优先权的确定以及在专利申请中的应用等，作一探讨。

？ 一、设立本国优先权的作用与意义？ (一)鼓励抢先申请？设立了本国优先权制度，有利于申请人抢先申请专利，更充分地体现“在先申请”原则。

在没有本国优先权制度的情况下。

发明创造者通常总有这样的想法，即等到技术趋于比较成熟与完善之时，才考虑申请专利。

因为我国专利法规定，专利申请文件的修改，不得超出原说明书的范围，过早申请专利，可能会有一些技术问题尚未完全解决，过迟申请专利又担心被他人抢先，依据原来的专利法，又只能在原说明书记载的范围内进行修改，而在申请之后所作的改进与完善。

通常只能作为新的申请提出。

这样一来，申请人往往从慎重的角度考虑，待发明创造的有关技术趋于成熟之时，才提出专利申请。

客观上不利于鼓励发明创造者尽快申请专利，继而尽快地保护自己的发明构思与基本发明技术。

有了本国优先权制度后，申请人解除了上述后顾之忧，一有发明创造，就可及时申请专利，这有利于最大限度地保护发明创造者的积极性，避免一些毫无科技道德的技术窃贼，通过不当手段在他人研制与试验阶段获得他人的技术，并抢先申请专利，反过来告真正的发明者侵权。

？ (二)有利加快研究进程？我国专利法第29条规定，要求优先权的期限只有一年，这在客观上就要求发明人必须在第一次申请之后的一年内对相同主题的发明创造进行完善与改进，因此，在一定程度上亦促进了发明创造的进程，有利于早出成果与快出成果。

不少人在首次提出专利申请之后，将自己的下一步研制计划的完成日子定在优先权期限界满之前，正是这种制度所带来的正面影响。

？(三)有利于减轻申请人的负担？如果没有本国优先权制度，往往一项发明创造会形成两项前后关联的专利，即后一专利是前一专利的改进专利，而专利权人则要长期就同一发明创造支付两件专利费用。

有了本国优先权制度，申请人可在一年的期限内将相同主题的发明创造合为一项专利，这不仅有利于发明创造的专利保护，同时也减轻了专利权人的经济负担。

？ (四)有利于专利申请种类的转换？有些人第一次申请了实用新型专利，后来觉得应该申请发明专利更合适，或者首次申请了发明专利，后又想改为实用新型专利申请。

如果依照旧的专利法，就很难实现这一转换，因为实用新型与发明专利的文件撰写、权利要求，对有些发明往往不同。

发明可以保护方法，但实用新型不行。

有了本国优先权制度，申请人可根据自己的选择，在规定的一年期内，最后选定是以实用新型，还是发明专利来保护自己的发明创造。

如果原来申请的是实用新型，可通过要求本国优先权的方式将实用新型专利转为发明专利，反之，也可将发明专利转换成实用新型专利。

？ (五)有利于提高专利申请的质量？一般来说，第一次申请的背景技术资料，往往收集的不够全面，或者对自身的发明创造的认识及其解决技术问题的方案等都有一定的局限性，而且为了赶时间，抢申请日，往往在申请文件的撰写与保护范围-权利要求的确定上，有时会考虑不周。

通过要求本国优先权的方法，弥补这一不足，不失为一个保证和提高撰写专利申请质量的好方法。

发明人或申请人与代理人，能够有较充足的时间对技术与专利保护的系列问题，甚至对市场上可能出现一些有关问题，进行较深入研究分析，在此基础上修改完善后的专利申请，其质量一般都比较有保证。

？(六)有利于加强专利的保护？我国专利法实施细则规定：“专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。

”这一规定本身就有利于专利权人，进而有助于加强专利的保护。

此外，由于通过要求本国优先权，对第一次专利申请作了修改、补充、完善，专利的可靠性与稳定性，一般而言相对要好一些，一旦遇侵权，诉讼中胜诉的把握通常会更大一些。

这对于加强专利的保护都是有利的。

？ 二、确立本国优先权的基本条件？ (一)在中国首次申请？ 有的申请人可能就相同的发明创造在中国先后分别申请了实用新型或发明专利，或者先后递交了两项专利申请。

此时，只能以第一次在中国提出申请的专利申请作为优先权基础，要求本国优先权，而不能以其后的第二次或第三次的专利申请作为优先权基础，除非第二次或第三次的申请中增加了新的技术方案或技术特征，可就新增加的技术特征在在后的申请中要求本国优先权。

要求本国优先权只限于发明和实用新型专利，外观专利不能要求本国优先权，而且必须在中国首次申请的十二个月内提出，超过十二个月就不能享有本国优先权。

？ (二)技术主题相同？ 技术主题相同，并不能简单地理解为名称相同，所谓相同主题的发明创造，是指技术领域、目的、技术方案以及预期的效果相同的发明或者实用新型。

在确定主题时主要是依据在先申请中所记载的技术特征。

可以享有本国优先权的发明必须是相同主题的发明，这是判断优先权要求是否成立的出发点，但是，应当把中国首次申请作为一个整体进行研究分析，只要首次申请文件中清楚地记载了作为要求优先权申请的主题所依据的技术特征就足够了。

审查员不得以首次申请的权利要求中没有包含该技术方案为理由，而拒绝给予优先权。

我国专利法及其实施细则、审查指南中有关优先权相同技术主题的规定，是根据巴黎公约的有关规定制定的。

巴黎公约规定：“不能因为要求获得优先权的发明的某些技术特征没有出现在原始申请的权利要求书中就拒绝其优先权要求，只要该原始申请文件作为一个整体明确地披露了上述技术特征，就可以享有优先权。

”关于“作为一个整体”的含义，《巴黎公约解说》一书中指出：“要获得优先权，只要原始申请文件作为一个整体(包括说明书、附图、图表等)已明确披露了要求获得优先权的发明的上述技术特征就足够了。

”从以上的规定不难看出，在先申请与在后申请的主题是否相同，在先申请能否成为在后申请的优先权基础的基本条件之一，主要是看在后申请的主题所依据的技术特征是否清楚地记载在在先申请的文件中，只要在先申请文件中清楚记载了某个技术特征，那么这个技术特征就可作为在后申请的优先权依据，并视为构成相同主题的专利申请。

而用不着具体地一一比较发明目的、技术方案、发明效果是否完全相同。

？[page] (三)未要求过本国优先权？ 是否要求过本国优先权，这是优先权是否成立的另一个条件。

具体来说，就是在先申请的技术特征是否作为在后申请的优先权基础，同一份在先申请只能要求一次优先权，已经要求过本国优先权的在先申请，不能再作为另一项在后申请的优先权基础，即同一项在先申请不能分别作为两项在后申请的优先权基础。

但如果在后申请中新增加的技术方案，可以作为第二件在后申请的优先权基础。

(四)在先申请尚未授权？ 已经授权的在先申请不能作为在后申请的优先权基础，这一规定实质上一般只适用于实用新型专利，因为发明专利通常是不可能在一年内获得授权的。

判断是否授权的标准，是以专利局发出授予在先申请专利权的通知为界定日，如果在先申请日是在发出授权通知日之前，则可以享有优先权，但如果是在其后则不能享有优先权。

如果授权发文日与在后申请日为同一天，法律没有明文规定是否允许享有优先权，笔者认为倾向于可以享有优先权为宜，这样更有利于保护和维护申请人的利益，充分体现申请人的意愿。

因为申请人必究是在没有接到授权发文通知的前提下所作出的意思表示。

？ (五)在先申请不是外观专利？ 只有发明和实用新型可以要求本国优先权，而外观设计不能要求本国优先权，个别代理人往往忽略了这一点，要求外观设计专利申请的本国优先权，将外国优先权与本国优先权混为一谈，要求外国优先权则包括外观设计，而本国优先权不包括外观设计。

这点应引起适当注意。

？ (六)在先申请不是分案申请？ 在先申请有时属于一项专利申请中不符合单一性而分成两项以上的专利申请，这些专利申请的申请日都是同一天，对分案申请的在先申请，依规定不能作为在后申请的优先权基础。

？ 三、多项优先权的确立？ 如果一件中国在后申请记载了好几个技术方案，例如，记载A、B、C三个技术方案，而这三个技术方案分别在三件中国首次申请中公开过，则该中国在后申请可以要求多项优先权，即A、B、C三个技术方案分别以其在中国首次申请的申请日为优先权日。

但要求多项优先权的专利申请，应当符合专利法第三十一条及专利法实施细则第三十五条关于单一性的规定。

专利法第三十一条规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型可以作为一件申请提出。

”？

李XX与深圳岩土工程公司发明专利临时保护期使用费纠纷案

民事判决书 上诉人(原审原告)：李XX，男，1953年5月18日出生，汉族，住珠海市吉大广发新村4栋101室。

委托代理人：董良刚，广东太平洋联合律师事务所律师。

被上诉人(原审被告)：深圳市岩土工程公司。

住所地：深圳市福田区上步中路4号深勘大厦501室。

法定代表人：温XX，总经理。

委托代理人：吴XX，该公司职员。

上诉人李XX因与被上诉人深圳市岩土工程公司(下称岩土公司)发明专利临时保护期使用费纠纷一案，不服广东省深圳市中级人民法院 (2003)深中法民三初字第317号民事判决，向本院提起上诉。

本院依法组成合议庭审理了本案。

现已审理终结。

本院查明：2003年8月6日，国家知识产权局决定授予“土体支护结构及其施工方法”发明专利权，并于同日发布授权公告，专利权人：李XX，专利号：ZL99109655。X，申请日：1999年7月5日，公开日：1999年12月15日。

ZL99109655。X号发明专利权权利要求书公开文本与授权文本一致。

该发明专利权利要求书记载的独立权利要求有二：一、一种土体支护结构，该结构包括位于土体支护壁面的水泥土排，沿该桩排面形成多个地锚，这些多个地锚朝向桩排支护面后面的土体，沿水平方向或斜向延伸。

另外这些多个地锚之间的间距小于2.5米，以便使这些多个地锚承担挡土的作用。

二、一种独立权利要求一所述的土体支护的施工方法，其步骤包括：沿土体支护壁面形成水泥土桩排。

在水泥土桩排支护面上，朝向桩排支护面后面的土体形成沿水平或斜向延伸的，相互间距小于2.5米的多个地锚。

2001年10月30日，岩土公司设计完成了“中国移动-江胜大厦深基坑支护工程施工图”。

2002年5月，岩土公司按照该设计图施工的江胜大厦基坑支护工程完工。

江胜大厦基坑边坡支护施工方法有两种，其 种是：形成双排深层搅拌桩止水帷幕、锚索固定喷砼腰梁、预应力锚索和土钉、喷射混凝土钢筋挂网护面。

该施工方法与李XXZL99109655。X号发明专利比较，双排搅拌桩止水帷幕和土钉的施工方法分别与ZL99109655。X号发明专利权独立权利要求的“水泥土排”和“沿该桩排面形成多个地锚”相同。

岩土公司在施工总说明第三大部分第二行指出“土钉水平间距为1.3米-1.2米，垂直间距为1.5-1.2米，都不超过2.5米”与ZL99109655。X号发明专利权独立权利要求的“多个地锚之间的间距小于2.5米”相同。

另一种施工方法不在李XX提起的本案诉讼范围。

2003年10月20日，李XX以岩土公司在设计江胜大厦深基坑支护工程及施工中未经许可使用了ZL99109655。X号发明专利技术，侵犯了李XX专利权，应当承担损害赔偿责任为由，向原审法院提起诉讼，请求判令岩土公司：1、支付专利技术使用费10万元；2、承担本案诉讼费用。

另查明：l997年10月，岩土公司设计完成了东门鸿展广场基坑支护设计图纸。

1999年3月，岩土公司还设计完成了安居大厦深基坑支护工程设计图纸。

上述设计图纸中的土体支护结构及其施工方法均有桩排(或称搅拌桩止水帷幕)、地锚、地锚间距均在1.2米左右等技术特征。

与岩土公司在本案江胜大厦深基坑支护工程中使用的施工方法相同。

1998年5月1日实施的国家行业标准《建筑基坑工程技术规范》第162-163页中将“喷锚支护结构”描述为：“搅拌桩与地锚的施工方法”。

1988年中国建筑工业出版社出版的《喷射混凝土与土钉墙》第443页的附图及文字对“基坑支护方案”描述为“基坑支护分为1、桩加锚杆支护；2、有限放坡，土钉支护；3、直立开挖土钉墙支护三种”。

并指出“由搅拌桩和锚杆连接方式，锚杆之间的间距为1-1.2米”。

原审法院审理认为：本案争议的内容属于支付适当的发明专利临时保护期使用费纠纷。

我国《专利法》第十三条规定“发明专利申请公开后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的使用费”。

从时间上看，岩土公司设计并施工的“中国移动-江胜大厦深基坑支护工程”是在2001年10月至2002年5月期间，而李XX申请的ZL99109655。X发明专利的公开日是l999年12月15日，授权公告日是2003年8月6日，所以，岩土公司的行为发生在发明专利申请公开之后，授权之前，符合法律关于发明专利临时保护期使用费的规定。

但是，法律规定实施人必须是实施发明人的技术，方向权利人支付适当的使用费。

岩土公司抗辩的证据有公知技术和先用权两方面，正常情况下，公知技术的抗辩是不构成侵权或者不使用专利权人发明专利已公开的技术，而先用权是以构成侵权或者使用了专利权人发明专利已公开的技术为前提。

判断公知技术应审查，在李XX专利申请日之前有无同样的发明在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知。

判断先用权应审查被控侵权行为是否构成侵权或者使用了专利权人发明专利已公开的技术，岩土公司在专利申请日以前有无使用与被控侵权技术完全相同的技术特征，岩土公司在专利申请日以前使用的技术特征如果是在特定范围内的使用，不能说明其技术为公众所知，并不是公知技术。

但是将已有公知技术申请为专利，侵权人在专利申请日以前已经使用了已有公知技术，此种情况下以公知技术抗辩和以先用权抗辩则均可以成立，本案可认定属于此种情况。

在国家执行的《建筑基坑工程技术规范》和《喷射混凝土与土钉墙》书籍上的单一片段内容均反映了搅拌桩、锚杆、锚杆的间距在2米之内的技术特征。

这符合公知技术特征。

1997年10月至1999年3月，岩土公司分别在东门鸿展广场和安居大厦等基坑支护工程中，使用了与本案江胜大厦基坑边坡支护相同的施工方法。

这符合先用权特征。

岩土公司在本案中使用的技术特征与公知技术相同也与李XX的专利技术相同，但书籍上反映的技术特征在李XX专利申请日之前。

因此，岩土公司的施工方法虽然具备李XX发明专利申请公开技术的水泥土排、地锚、地锚之间的间距小于2.5米等特征，但因为岩土公司的此种施工方法早在李XX专利申请日之前就已经公开使用，因此岩土公司使用的是其已有的技术，没有使用李XX公开的发明专利技术。

由于岩土公司在李XX专利申请日之前就已经使用相同的技术特征，因此岩土公司同时享有先用权。

为此，李XX的诉讼请求缺乏法律依据，应予以驳回。

依照《中华人民共和国专利法》第十三条、第六十三条第一款第(二)项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：驳回李XX的诉讼请求。

一审案件受理费3510元，由李XX负担。

[page] 李XX不服一审判决，向本院提起上诉称：一审判决没有按照法律规定的先用权基本条件判案。

在先制造产品或者使用的方法，应是在专利申请日以前研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。

上诉人在一审答辩时已经明确指出岩土公司的几个先用权工程其中最早的1997年10月的深圳东门鸿展广场基坑支护，最晚的1999年3月完成的安居大厦深基坑支护工程设计，都是晚于专利权人李XX1995至1997年的发明专利基坑支护及挡土墙的形成方法等专利的申请日期，属于窃取上述专利的公开说明书的文字内容及图形，其中1995年专利已公开了水泥土桩排与地锚结合的文字及图形。

岩土公司所谓先用权早已被专利所覆盖。

一审判决认定1998年5月1日实施的国家行业标准及1988年出版的《喷射混凝土与土钉墙》分别描述为搅拌桩和锚杆连接方式，锚杆之间的间距为1-1.2米，也晚于李XX1995至1997年专利，该权利要求书已指出搅拌桩和锚杆连结方式。

由于岩土公司所提供的所有先用权不是岩土公司自己研究开发创造的而是窃取它人的发明成果，所以一审认定事实有误，请求撤销一审判决，支持其诉讼请求。

岩土公司答辩称：一、一审判决认定事实清楚。

江胜大厦基坑工程的设计技术及施工方法是沿用岩土公司在李XX申请专利之前的自有专业技术，并按照国家、地方等规范、规程介绍的公知技术实施的。

二、岩土公司使用的施工技术和李XX专利技术不同。

涉案专利的主要技术特征为“地锚+水泥土桩排”，岩土公司使用的技术是“钢筋网喷射砼面层+土钉+水泥搅拌桩止水帷幕”，一审判决遗漏了岩土公司技术不同于李XX专利的一个主要技术特征“钢筋网喷射砼面层”。

岩土公司不存在对李XX专利侵权的事实，请求驳回李XX上诉。

本院认为：本案是发明专利临时保护期使用费纠纷。

李XX的ZL99109655。X号发明专利经国家知识产权局依法授权，应受到法律保护。

ZL99109655。X号发明专利于1999年12月15日公开，2003年8月6日获得授权，在涉案发明专利临时保护期间，岩土公司设计并施工了江胜大厦深基坑支护工程。

将岩土公司在江胜大厦深基坑支护工程设计和施工中使用的土体支护结构及其施工方法与涉案发明专利的必要技术特征相比较，被控侵权方法的技术特征包含了涉案发明专利权利要求记载的全部必要技术特征。

但在李XX1999年7月5日申请涉案发明专利前，岩土公司已经使用相同的土体支护结构及其施工方法分别在1997年10月设计完成了东门鸿展广场基坑支护工程和在1999年3月设计了安居大厦深基坑支护工程。

因此，在涉案发明专利申请公布后，岩土公司在原有范围内即深基坑支护工程中设计或施工中继续使用同样的土体支护结构及其施工方法，不视为对李XX涉案发明专利的使用。

原审判决驳回李XX要求岩土公司支付专利技术使用费的诉讼请求并无不当。

李XX上诉主张岩土公司据以提出先用权抗辩的工程设计，属于窃取其1995至1997年的发明专利权，但没有提交任何证据证明，应当承担举证不能的法律后果。

李XX亦无举证证明1998年5月1日实施的国家行业标准和1988年出版的《喷射混凝土与土钉墙》对搅拌桩和锚杆连接方式的描述，侵犯其1995至1997年的发明专利权，李XX的该上诉请求依法不予支持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

李XX上诉理由不能成立，本院不予采信。

根据《中华人民共和国民事诉讼费》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。

构成专利侵权要件有哪些

专利侵权行为具有以下特征： 1、侵害的对象是有效的专利。

专利侵权必须以存在有效的专利为前提，对于在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷，专利权人应当在专利权被授予之后，请求管理专利工作的部门调解，或直接向人民法院起诉。

2、必须有侵害行为，即行为人在客观上实施了侵害他人专利的行为。

并以生产经营为目的。

非生产经营目的的实施，不构成侵权。

3、违反了法律的规定，即行为人实施专利的行为未经专利权人的许可，又无法律依据。

1、未经许可制造专利产品的行为； 2、故意使用发明或实用新型专利产品的行为； 3、销售、许诺销售未经许可的专利产品的行为； 4、使用专利方法以及使用、销售、许诺销售依照专利方法直接获得的产品的行为； 5、进口专利产品或进口依照专利方法直接得的产品的行为。

构成专利侵权行为的要件包括两个方面：形式条件和实质条件。

其中，形式要件主要有： 1、实施行为所涉及的是一项有效的中国专利； 2、实施行为必须是未经专利权人许可或者授权的； 3、实施行为必须是以生产经营为目的。

对于行为人是否具有主观故意并不是形式要件。

但是，可以作为衡量其情节轻重的依据。

构成专利侵权的实质要件，也就是技术条件，实质实施行为是否属于专利的保护范围。

如果行为人所涉及的技术特征属于专利权的保护范围，那么该行为人就构成了专利侵权。

主要有以下几种表现形式： （1）行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征全部相同，则构成侵权； （2）行为人所涉及的技术特征多于专利的技术特征，也构成侵权； （3）行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征有相同的，有相异的，但是，相异的技术特征与专利的技术特征是等效的，仍构成侵权；否则，不构成侵权。

这里技术特征等效，是指所属技术领域的普通技术人员能够推断出某两种技术特征彼此替换后，所产生的效果相同。



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