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发明专利申请前已给发明人奖励,专利实施后还需要另外支付报酬吗?案例

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-01-03 14:35:08


案例:

黄某某原系某化工公司员工。

1999年5月14日,化工公司和黄某某所在的该公司研发部签订《×××中试合成技术开发项目合同书》,约定由研发部进行×××中试合成技术开发。

2000年12月,以黄某某为代表的课题组向化工公司提交了《×××合成工艺研究总结报告》。该总结报告提出的工艺技术与涉案专利具有高度一致性,涉案专利属于该工艺技术的一部分。

2004年2月4日,化工公司因黄某某在×××项目开发中的突出贡献向黄某某支付2003年度1~12月绩效奖励10万元。

2004年5月11日,上级主管单位下发《关于对某化工公司资产重组方案的批复》,同意对化工公司的经营及技术团队实施股权奖励,奖励股权合计8.631%。

2004~2006年,化工公司根据上述批复对该公司经营和技术团队实施股权激励,奖励和转让的主要对象为“对×××的工业化生产技术(即该案争议专利技术)无形资产作出贡献的经营及技术团队”。在实施股权激励后,黄某某因为对技术研发的特殊贡献获得了化工公司1%的股权,其中出售的股权为0.315%,免费赠送的股权为0.685%。

2006年9月22日,化工公司向国家知识产权局申请名称为“一种新型除草剂的合成方法”的发明专利,该合成方法于2008年12月17日通过授权公告,专利号为ZL20061××××××.×,发明人为黄某某,专利权人为该化工公司。黄某某请求化工公司支付其专利实施报酬1090.5万元。


分析与评述:

对于职务发明,被授予专利权的单位在发明专利实施后应当对发明人给予合理的报酬。如果单位和发明人对专利实施后的报酬无约定,即使单位在专利申请前已向发明人发放过奖金、股权等奖励,在专利实施后,单位仍然应向发明人支付专利实施报酬。

该案中,无论是化工公司于2004年2月4日因黄某某在×××项目开发中的突出贡献给予其2003年度1~12月绩效奖励10万元,还是化工公司于2004年根据上级主管单位的批复,对化工公司经营及技术团队实施股权奖励,给予黄某某1%的公司股权,均发生在涉案专利获得授权之前,上述奖励不属于化工公司基于专利法的相关规定对黄某某主张的涉案专利的奖励或者报酬。

根据法律规定,职务发明创造的发明人或者设计人依法享有专利奖励请求权和专利实施报酬请求权。法律、法规允许当事人对奖励和报酬的方式和数额进行约定,其目的在于以更灵活的手段更充分地保障职务发明创造者的合法权益,鼓励和激励科技人员创新的积极性,促进科技成果的转化。因此,给予职务发明人或设计人以奖励系发明人或设计人所在的被授予专利权的单位的法定义务,这种义务具有强制性。

虽然用人单位对于奖励的方式和数额拥有一定的自主权,但是《专利法》及《专利法实施细则》 均不允许用人单位以任何理由免除履行或者变相免除履行该义务。

虽然该案中某化工公司在涉案专利申请前曾与发明人签订过技术研发合同,公司内部也制定了相关技术管理办法,但无论是双方签订的研发合同,还是技术管理办法,对涉案技术获得专利授权后的实施报酬并没有明确的约定或者规定,故该化工公司认为在专利申请前,其已经就同一技术向发明人发放了奖金、股权等奖励,无须再另行支付专利实施报酬的抗辩理由不能成立,其应当综合考虑涉案专利的创造性高度、黄某某对涉案专利所作的贡献以及涉案专利实施所产生的营业利润等情况,向黄某某支付涉案专利实施报酬。